EN SALA
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Sentencia de 15 de julio de 1998

Magistrado Ponente: Dr. Humberto J. La Roche

Mediante escrito presentado en fecha 28 de abril de 1986, e1 abogado en ejercicio Reynaldo Ramírez Serfaty, procediendo en su carácter de apoderado de la Compañía PHILIP MORRIS INCORPORATED, solicitó ante este Máximo Tribunal, en Sala Político-Administrativa, la nulidad por ilegalidad de la Resolución Nro. 02863 de fecha 7 de agosto de 1986, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nro. 309, de fecha 31 de octubre del mismo año emanado del Ministerio de Fomento, por la cual se negó la admisibilidad del recurso jerárquico interpuesto con motivo de la declaración sin lugar de la oposición presentada por su apoderada, ante el Registrador de la Propiedad Industrial N° 309, a la inscripción por parte de la empresa Compañía Cigarrera Bigott Sucesores de 1a marca «Limit»; declaración sin lugar contenida en Resolución N° 3352 del 18 de noviembre de 1983, publicada en el Boletín N° 294 del 29 de febrero de 1984. 

Asimismo, a tenor de la facultad que concede a este Máximo Tribunal el artículo 131 de la ley que lo rige, para restablecer el derecho subjetivo lesionado, solicitó la accionante se declarase procedente la oposición a la solicitud de registro de la referida marca Limit.

El 29 de abril de 1986 se dio cuenta en Sala de la solicitud, ordenándose mediante auto separado de la misma fecha, de conformidad con el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia oficiar al Ministro de Fomento solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente, oficio que fue librado el día 5 de mayo de 1986, dándose cuenta en Sala de la remisión del expediente administrativo, el 17 de junio del mismo año.

En fecha 19 de junio de 1986 se pasó el expediente al Juzgado de Substanciación el cual se pronunció admitiendo la demanda cuanto ha lugar en derecho, ordenando la notificación de los ciudadanos Fiscal y Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como la emisión del respectivo cartel de emplazamiento a los interesados por el mismo artículo referido.

El 23 de febrero de 1987, el apoderado judicial de la parte actora consignó a los fines legales pertinentes, copia certificada del registro marcario Nro. 73-828-F, de fecha 1 de agosto de 1973 expedido a favor de su representada y consistente en la marca «Limited Edition». También ratificó el mérito probatorio de los autos y solicitó que por cuanto no existiría la necesidad de lapso probatorio, para el supuesto que ninguna otra persona compareciese en el procedimiento, vencido el lapso legal se pasase el expediente a la Sala, para cumplir con el procedimiento.

Mediante auto de fecha 4 de febrero de 1988, el Juzgado de Substanciación ordenó la remisión a la Sala del expediente, a los fines legales consiguientes, por estar concluida su substanciación, remisión que se llevó a cabo el día 4 de abril del mismo año.

En fecha 14 de abril de 1988 se dio cuenta en Sala de la referida remisión, designándose Ponente en auto separado de la misma fecha, al Magistrado Luis H. Farías Mata y fijándose el quinto día de despacho para comenzar la relación.

En la oportunidad fijada para el acto de informes compareció el apoderado judicial de la compañía Philip Morris Incorporated y consignó el escrito respectivo limitándose a resumir los aspectos determinantes del proceso.

El 17 de mayo de 1988 se dio cuenta en Sala de la notificación del Procurador General de la República, quien en la oportunidad del acuse de recibo expuso por escrito las conclusiones de su despacho, en cuanto al caso de autos.

Consta en autos, sustitución de poder otorgado por la compañía Philip Morris Incorporated, al abogado Víctor Bentata en los abogados Karel Bentata, Dana Bentata, Lelly Milani, Liliana Guerrero, Javier Briz, Gemma Marquet y Francisco Verde reservándose el sustituyente su ejercicio.

En fecha 21 de mayo de 1996 se dio cuenta en Sala de la solicitud de la apoderada judicial de la parte actora Liliana Guerrero, para la designación de nuevo Ponente, lo cual tuvo lugar por auto de la misma fecha, nombrándose a los efectos de la decisión, al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 25 de junio del mismo año se dio cuenta en Sala de la comparecencia del abogado Liliana Guerrero, con el carácter que consta en autos a los fines de solicitar sea dictada la sentencia correspondiente.

I

El fundamento de la inadmisibilidad del recurso jerárquico interpuesto lo constituye, tal y como se evidencia de la resolución que la contiene, el incumplimiento por parte de la solicitante del requisito contemplado en el ordinal 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, referido a la constancia dentro del escrito contentivo del recurso, de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, debido a que el incumplimiento de los requisitos contenidos en dicho artículo acarrea, de conformidad con el artículo 86 de la misma ley, la no admisión del recurso de que se trate sin que pueda aplicarse en materia de recursos administrativos el derecho a la información previsto, con respecto a las solicitudes y trámites ordinarios en el artículo 50 de 1a ley.

II

Al respecto argumenta la recurrente que la aseveración de la citada Resolución, en el sentido de que el escrito contentivo del recurso no dio cumplimiento al ordinal 3° del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es totalmente falsa, no ateniéndose el superior jerárquico a lo alegado y probado en autos e incumendo en falso supuesto lo que conlleva la nulidad demandada. 

Continúa argumentando la accionante que, en efecto, de la simple lectura del escrito en cuestión resulta la falsedad alegada, el cual dice textualmente: «Yo, Víctor Bentata, mayor de edad, de este domicilio, abogado y agente de la Propiedad Industrial (VICTOR BENTATA Y ASOCIADOS, Apartado N° 67.348, Caracas 1061-A, Teléfonos 92-07-20 y 92-96-20), procediendo en mi carácter de apoderado de la firma norteamericana PHILIP MORRIS INCORPORATED, domiciliada en New York, Estado de New York, Estados Unidos de América, según consta de poder N° 22.971, ante Ud. ocupo con el debido acatamiento en relación con mi escrito del 16 de abril de 1982 formulando oposición en contra de la solicitud de registro de la marca comercial ‘LIMIT’, Inscripción N° 9.612 del 8 de diciembre de 1980, solicitada por la firma COMPAÑIA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, de este domicilio, para distinguir productos del tabaco en clase 17 y expongo: ...».

III

Las conclusiones presentadas por el Procurador General de la República, con respecto al caso de autos pueden ser resumidas como sigue:

Con respecto al alegato de impugnación formulado por la accionante, en el sentido de que no podía la Administración imponerle sanción alguna, ya que satisfizo cabalmente la exigencia contemplada en el ordinal 3° del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es criterio del Despacho, que aceptar tal aseveración sería convertir el artículo 75 ejusdem, en una disposición legal imperfecta, cuyo mandato puede ser acomodado a la libre conveniencia de los administrados, toda vez que ni un apartado de correos ni una comunicación por hilos telefónicos son medios aptos para hacer constar un acuse de recibo, y mucho menos para garantizar la práctica efectiva de una notificación, como lo deseó el legislador cuando consagró en la norma en referencia, que las notificaciones deben hacerse en forma personal y sólo excepcionalmente, a través de otros medios que la propia Ley indica, y entre los cuales no figuran los utilizados por la actora en el caso de especie. Por otro lado, es deber fundamental de la Administración, el de ajustar sus actuaciones al principio de la legalidad administrativa, y en ningún caso, el de adoptar procederes acomodaticios.

El artículo 86 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos está integrado por un supuesto de hecho y una consecuencia, jurídica coherentemente delimitados, es decir, que la aplicación de esta última no es más que la sanción a la infracción de aquel. En otras palabras, es lo cierto que la recurrente incumplió con los requisitos exigidos en el artículo 49 ibídem y, en consecuencia, no le fue admitido el recurso jerárquico.

En cuanto al pedimento formulado por la impugnante, en el sentido de que además de proceder a la anulación de la Resolución atacada, se pronuncie la Corte sobre, el fondo de la cuestión planteada en la esfera administrativa, es criterio del Despacho que acceder a dicha solicitud equivaldría a quebrantar la eficacia de un poder legal atribuido a la Administración, en virtud de cuyo ejercicio surgió precisamente la decisión recurrida.

IV

En orden al dictado de la correspondiente decisión esta Sala Político-Administrativa observa:

Establecidos los términos de la litis de la forma que consta en autos, resulta evidente la necesidad de dilucidar la posibilidad o no del referido encabezamiento del recurso jerárquico interpuesto por la accionante ante e1 Ministerio de Fomento, de actuar como cumplimiento del ordinal 3° del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual contempla los requisitos necesarios, a los fines de la admisibilidad de los recursos administrativos, de conformidad con la remisión que al mismo hace el artículo 86 de la ley. El encabezamiento del recurso jerárquico interpuesto expresa: «Yo, Víctor Bentata, mayor de edad, de este domicilio, abogado y agente de la Propiedad Industrial (VICTOR BENTATA Y ASOCIADOS, Apartado N° 67.348, Caracas 1061-A, teléfonos 92-020 y 92-9620)».

De esta forma el recurso jerárquico interpuesto sería admisible, tal y como lo considera la accionante, si dicho encabezamiento aparece como el cumplimiento del ordinal 3° del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, referido a la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. De lo contrario, siendo insuficiente a tales fines, la constancia en el escrito del recurso de un apartado postal y teléfono, evidentemente tal y como se desprende de las aseveraciones que constituyen las conclusiones en este caso de la Procuraduría General de la República, tal recurso sería inadmisible. Así se observa que de supuestos distintos emergen de manera lógica efectos igualmente diferentes, por lo que constituye premisa central de la presente decisión el establecer el cumplimiento o no por parte de la accionante del citado requisito.

En este orden de ideas, ciertamente el contenido del artículo 86 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra como efecto del incumplimiento de los extremos exigidos por el artículo 49, al cual remite el referido artículo 86, la inadmisibilidad del recurso administrativo; sin abarcar, claro está, dicha remisión la obligación de la autoridad administrativa de que se trate, de notificar al presentante del recurso las omisiones o faltas en que incurra, a los fines de que sean subsanadas, prescripción que si bien rige para el caso de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo, no así en los recursos administrativos por estar contemplada en el artículo 50 de la ley.

Los artículos 86 y 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos son del tenor siguiente:

Artículo 86: «Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se observarán los extremos exigidos por el artículo 49.El recurso que no llenare los requisitos exigidos, no será admitido. Esta decisión deberá ser motivada y notificada al interesado.El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter».

Artículo 49: «Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1.- El organismo al cual está dirigido; 2.- La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte; 3.- La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes; 4.- Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud; 5.- Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es al caso; 6.- Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias; 7.- La firma de los interesados».

El extremo cuyo supuesto incumplimiento motivó la inadmisibilidad del recurso jerárquico interpuesto por la accionante ante el Ministerio de Fomento, es el contenido en el ordinal 3° del artículo 49 referido a la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.

Ahora bien, del encabezamiento del recurso jerárquico interpuesto, se evidencia la mención por parte del apoderado judicial de la accionante de un apartado postal y teléfonos, lo que a juicio de esta Sala, aun cuando no se expresa una dirección como tal, a los efectos de la notificación personal, cumple -aunque mínimamente- con el propósito del artículo 49 estimándose suficiente a los efectos del cumplimiento de dicho extremo, siendo además el espíritu y propósito de la ley «resolver», tal y como se desprende -entre otras- del contenido del mismo artículo 86 al consagrar que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

Por otra parte, dentro de los principios que informan la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, derivados de la idea de eficacia administrativa encontramos el principio de la no formalidad o flexibilidad, a los efectos de servir más útilmente a la investigación de la verdad material y defensa del interés general.

Por lo expuesto, esta Sala considera que al mencionar el apoderado de la accionante en el escrito del recurso jerárquico interpuesto, un apartado postal, dio cumplimiento al extremo contenido en el ordinal 3° del artículo 86, y de allí que el Ministerio de Fomento debió admitir dicho recurso. Por lo que respecta al argumento de la Procuraduría General de la República, relativo a la insuficiencia de un apartado postal y del hilo telefónico para lograr la notificación personal que prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, observa la Sala que es el propio recurrente el que está desmejorando su situación al señalar un apartado postal en lugar de una dirección completa, asumiendo la carga de que se le tenga por notificado, al remitir una correspondencia a dicho apartado, en vez de hacerlo, al momento de recibir personalmente una notificación. En una interpretación que favorezca al administrado –que es la que corresponde tratándose de una norma prevista como garantía de sus derechos-, resulta más beneficioso para éste que se admita el recurso con la dirección defectuosa aunque suficiente, que declararlo inadmisible de plano. En ejercicio de la interpretación, el recurso jerárquico ha debido ser admitido. Así se declara.

V 

Una vez determinado lo anterior, y en relación a la solicitud del recurrente, en el sentido de que esta Sala se pronuncie directamente respecto al fondo de la cuestión, declarando con lugar la oposición a la marca registrada; esta Sala considera que en virtud de la plenitud de poderes de que goza el Juez contencioso administrativo, según lo prescribe así el artículo 206 de la Constitución, resulta procedente entrar a conocer del fondo del asunto, y en tal virtud se observa:

Al formular la oposición al registro de la marca "Limit" por parte de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, el abogado representante en sede administrativa de la compañía recurrente, PHILLIP MORRIS INCORPORATED, señaló lo siguiente:

"Por la presente, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, y dentro del plazo legal establecido en él, formulo a nombre de mis mandantes oposición en contra de esta solicitud por hallarla incursa en las disposiciones prohibitivas de los Ordinales 11° y 12° del Artículo 33 ejusdem.

Mis mandantes son en efecto titulares del Registro N° 73.828 del 1° de agosto de 1973 correspondiente a la marca "LIMITED EDITION" para distinguir asimismo productos del tabaco. Se trata por lo tanto de productos idénticos a los amparados por la marca solicitada, por lo que no es necesario que me extienda sobre el particular.

En cuanto a las marcas en sí, ofrecen notables semejanzas tanto gráficas como fonéticas al punto de que la confusión es prácticamente inevitable. En efecto, la marca solicitada "LIMIT" está íntegramente incluida en la marca "LIMITED EDITION", y de hecho constituye una de sus partes características. Siendo conocido el producto "LIMITED EDITION" de mis mandantes para productos del tabaco, si se pone en el mercado un nuevo cigarrillo, por ejemplo, con la marca "LIMIT", no hay la menor duda de que el público consumidor creerá que este nuevo artículo es fabricado o autorizado por mis mandantes y que se ha puesto a la venta como complemento de los productos del tabaco fabricados por mis mandantes. La confusión en cuanto al origen de los productos es inevitable y por lo tanto habrá confusión entre las marcas. Es de notar que el criterio del Despacho a su digno cargo ha sido constante al no permitir la coexistencia de marcas iguales o semejantes cuando amparan productos de índole relacionada. Por ejemplo, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 267 correspondiente al 26 de febrero de 1982, aparece en la página 197 la Resolución N° 2314 de ese Despacho negando el registro de la marca "ESTOMACAL BONET" al declararse con lugar la oposición presentada por los titulares de la marca "DUBONET". Igualmente, en el mismo Boletín puedo citar el Resuelto N° 4184, publicado en la página 224 mediante el cual se declara sin lugar la apelación interpuesta por el solicitante de la marca "MAR DE AROSA", y se confirma la resolución negando esta marca por prestarse a confusión con la marca comercial "AROSA".

En vista de lo que antecede, confío, Ciudadano Registrador, en que tendrá a bien declarar con lugar la presente oposición, ordenando el rechazo de la solicitud de registro de la marca "LIMIT", Inscripción N° 9612 del 8 de diciembre de 1980 para distinguir "productos del tabaco" en Clase 17, por prestarse a confusión y a error con el Registro N° 73.828 correspondiente a la marca "LIMITED EDITION", y por ende por estar incursa en las disposiciones prohibitivas de los Ordinales 11° y 12° del Artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial".

Por su parte, el solicitante de la marca, señaló al contestar la oposición:

"...la sola presencia de un elemento común entre los signos en conflicto no es circunstancia capaz de impedir su coexistencia y así lo expresan varias resoluciones emanadas al respecto.

a)    ‘pueden coexistir dos signos destinados a los mismos productos aun cuando presenten en común la radical, en forma tal que uno de ellos pudiera considerarse íntegramente comprendido en el otro, si la fuerza de la terminación de este último es de tal naturaleza que resulte suficiente para diferenciarlos’ (Resolución N° 1.086 del 9 de marzo de 1966...).

b)    ‘Pueden coexistir dos marcas en las cuales una comprende íntegramente a la otra si los respectivos conjuntos se presentan como diferenciables’ (Resolución N° 1.167 del 9 de mayo de 1966).

c)    ‘El hecho de que una marca esté íntegramente contenida en otra, no es por sí sola circunstancia capaz de impedir su registro, ya que otros elementos pueden crear entre dichos signos características diferenciales’ (Resolución N° 560 del 18 de junio de 1965).

Además los nombres no son solamente los que distinguen un cigarrillo, ya que el nombre forma parte de una etiqueta y al comparar una marca con la otra lo hacemos con relación al conjunto que ellos conforman y asimismo el público consumidor, en cuanto a cigarrillos se refiere, es muy cuidadoso, ya que no es ni el nombre, ni la cajetilla, quienes hacen que se les prefiera, sino el gusto particular de cada quien por un determinado tipo de cigarrillo".

Por su parte, el criterio del Registrador de la Propiedad Industrial, en su Resolución N° 3352 de fecha 18 de noviembre de 1983, fue el siguiente:

Este Despacho al conocer de la controversia surgida, verifica la existencia del registro N° 73.828, base de la oposición el cual corresponde a la marca comercial, "LIMITED EDITION (EDICION LIMITADA) que distingue: productos del tabaco. Clase 17. Al cotejar las marcas en conflicto LIMIT (límite) y LIMITED EDITION (Edición limitada) se observa de la apreciación de conjunto y no desglosando los elementos que la constituyen, que se presentan con la individualidad necesaria para contradistinguir los productos a que se destinan, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado sin interferirse, más aún, tratándose de marcas que distinguen productos del tabaco en los que el público consumidor sabe escoger con precisión la de su preferencia".

En atención al asunto planteado, se observa:

La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando los diferentes elementos que han de tomarse en consideración a la hora de determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado. En este sentido, se ha señalado en sentencia de fecha 7 de noviembre de 1995, lo siguiente:

«...existen criterios tradicionalmente reconocidos por la doctrina como los más acertados para apreciar la semejanza entre marcas, cuya aplicación particular a cada caso amerita sin embargo, dos precisiones previas: primero, no se trata de ninguna manera de hacer una enumeración taxativa, toda vez que en cada caso deberá examinarse con los elementos concretos que, en criterio del Juzgador, conduzcan a la solución justa del problema, Así, por ejemplo, podrá atenderse a otros criterios novedosos que resultan de la dinámica misma que caracteriza esta materia en un ambiente de mercado cada vez más competitivo y especializado: v.gr. la actitud del consumidor hacia la clase o tipo de bien que pretende identificar la marca -si es de consumo masivo o no-, el tiempo de coexistencia entre las marcas en conflicto, si lo ha habido, etc.

De otra parte, también conviene precisar que el valor que se de a cada uno de estos criterios aisladamente y en conjunto dependerá de la situación práctica concreta que se plantea, pues la complejidad de la materia amerita considerar cada elemento de comparación con base a los parámetros de cada caso particular: v.gr. si las marcas en discusión identifican productos de alta tecnología y por ende, más costosos, es de presumir que tiene un menor peso el parecido fonético con otra marca, puesto que se trata de un consumidor especializado que no confundirá fácilmente, por este solo aspecto, productos de distinta procedencia.

Como puede concluirse de las precisiones antes señaladas, en materia de registro de propiedad industrial existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e inamovible para concluir en 1a confundibilidad de marcas; sin embargo -se insiste- a manera simplemente enunciativa, se pasa de seguidas a enumerar aquellos parámetros útiles a los efectos de concluir la confundibilidad entre marcas. Son estos, brevemente:

a)    La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos -sean sílabas o signos- que integran la respectiva marca: La confusión pues, debe resultar de la simple comparación que se haga a simple vista o de oídas.

b)    Dentro de ese examen no puede obviarse, sin embargo, la apreciación de la fuerza expresiva o impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, vendrían a constituir la imagen figurativa y/o fonética, característica individualizadora a recordar por el consumidor, fundamentalmente.

c)    Se deben comparar las marcas a través de la totalidad de las sílabas y letras que constituyan la integridad de los vocablos específicos. Tomando siempre en cuenta que las marcas complejas debe juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente, esto es, atendiendo a sus elementos fonéticos y gráficos, entre otros.

d)    Debe considerarse igualmente la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura, su finalidad aplicativa y su ámbito comercial.

e)    En cuanto al parecido fonético, la acentuación, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias, al punto que pueden coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación ortográfica o prosódica difieren de tal suerte, que evitan toda posibilidad de confusión» (Sent. CSJ-SPA, 7-11-1995. Caso: The Klorox Company). 

Ratificando dicho criterio, esta Sala pasa a emitir su opinión respecto al caso concreto, en los siguientes términos: 

Las denominaciones «LIMIT» y «LIMITED EDITION», ciertamente, tienen varias semejanzas, en particular, que el primer término se encuentra comprendido en la primera palabra del segundo; y por otro lado, que ambas denominaciones identifican productos de la misma clase: Productos de Tabaco, Clase 17. En este sentido, podría existir una posibilidad de confusión en el consumidor, respecto a ambas marcas. 

No obstante, debe tenerse en cuenta, de la misma forma que lo realizó en su oportunidad el Registrador de la Propiedad industrial, el conjunto de los términos: deben ser considerados en su conjunto y no separando partes de la frase o palabra. Así, se tiene que, en primer lugar, el hecho de que la primera denominación conste de una sola palabra, y la segunda de dos, ya produce una significativa afectación distintiva en el ánimo o conciencia del consumidor. En segundo lugar, y ello es de vital importancia, sucede que la marca «LIMITED EDITION» se encontraba registrada únicamente en cuanto a los vocablos se refiere, según consta en el expediente (folio 22), lo cual excluye el aspecto referente a la figura externa (tipo de letra, color, disposición gráfica, etc.) que sin duda es tan o más importante al momento de identificar un producto, especialmente cuando se trata un producto de consumo general, que viene a ser identificado muchas veces por la figura; distinto al caso, por ejemplo, de las medicinas, donde el comprador toma en consideración de modo casi único, al identificar el producto, el vocablo con que se presenta el mismo.

En este sentido, y en virtud de que no se ha probado de manera alguna, ni siquiera alegado, que la marca «LIMIT» se presentase de una forma gráfica similar, si quiera, a la marca «LIMITED EDITION», considera este Alto Tribunal que no existe entre ellas semejanza suficiente como para impedir su coexistencia en el mercado, y en tal sentido la decisión del Registrador de la Propiedad Industrial es conforme a derecho y así se decide.

VI 

Por las razones expuestas, esta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la empresa PHILIP MORRIS INCORPORATED, contra la Resolución N° 02863 de fecha 7 de agosto de 1986, emanada del Director General del Ministerio de Fomento, actuando por delegación de firma del Ministro, y publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 309 de fecha 31 de octubre de 1986. En consecuencia, se anula dicha Resolución, pero se confirma la Resolución N° 3352 emanada del Registrador de la Propiedad Industrial, en fecha 18 de noviembre de 1983.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmado y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en Caracas, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete. Años: 188° de la Independencia y 139° de lo Federación.

Los Magistrados (fdo.) La Presidente, Cecilia Sosa Gómez, El Vice-Presidente Alfredo Ducharne Alonzo,Ponente Humberto J. La Roche, Josefina Calcaño de Temeltas e Hildegard Rondón de Sansó.

La Secretaria (fdo.) Anaís Mejía C.

En veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, siendo la una de la tarde se firmó la anterior sentencia y se difirió su publicación por cuanto hubo anuncio de voto salvado de la Dra. Hildegard Rondón de Sansó.

La Secretaria (fdo.).

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADO HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ 

Quien suscribe, HILDEGARD RONDON DE SANSO salva su voto por disentir de sus colegas del fallo que antecede, que rechaza, al decidir el fondo de la controversia, la oposición presentada, por PHILIP MORRIS INCORPORATED, al registro de la marca «LIMIT», de la empresa COMPAÑIA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. En efecto, el punto esencial planteado en los autos es la posibilidad de coexistencia de la marca «LIMITED EDITION» de la firma PHILIPS MORRIS INCORPORATED, registrada bajo el N° 73-828-F de fecha 1 de agosto de 1973, con el cual se distinguen productos del tabaco ubicados en la clase 17 de la clasificación oficial, y la marca «LIMIT» cuyo registro solicitara la empresa COMPAÑÍA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, destinada al mismo objeto.

Para la disidente, todos y cada uno de los argumentos con los cuales se desecha el parecido de las marcas antes enunciadas, rechazándose el riesgo de confusión entre ellas, son contrarios a la doctrina que rige en la determinación de los parecidos entre signos distintivos. 

Al efecto, el fallo utiliza la tesis de que la semejanza de los signos distintivos debe ser precisada respecto al conjunto y no separando frases o palabras, y con tal argumento llega a la conclusión de que la denominación de la marca solicitada consta de una sola palabra y la de la oponente de dos palabras, lo que produce "una significativa afectación distintiva en el ánimo o consciencia del consumidor". Nada más ajeno al sistema de determinación de parecido que rige en materia de Derecho Marcario. Ante todo, el efecto de conjunto que ha de apreciarse entre dos signos en conflicto, alude a los signos complejos, esto es aquellos que están integrados por una variedad de elementos entre los cuales podrían aparecer figuras, colores y designaciones, que en su globalidad producen una diferencia sensorial, perfectamente individualizable, en confrontación con el signo contendor. Esta tesis está destinada a impedir que se aíslen alguno de los elementos del conjunto para alegar en base a ello, la posibilidad de confusión entre las marcas, cuando la sola presencia de una representación gráfica, de un color, de una disposición geométrica resulta irrelevante en el efecto global que el signo despierta en el consumidor. Mal puede aplicarse esta tesis cuando se trata de dos signos nominativos, en uno de los cuales aparece, como único elemento el calificativo que el otro utiliza, para su designación.

Por otra parte establecer como principio, como lo hace e1 fallo del cual disiento, que el hecho de que un signo conste de una palabra y el contendor de una pluralidad, «es por sí suficiente para producir una significativa afectación distintiva en el ánimo o conciencia de1 consumidor», constituye una premisa peligrosa, a los fines de determinar el parecido.

Por otra parte utiliza la Corte como segundo argumento, que la marca "LIMITED EDITION», había sido registrada con independencia de color y estilo, es decir solamente con respecto a los vocablos que la constituyen. Este argumento, sin embargo, no lo desarrolla la Corte, por lo cual habría que presumir que la marca en conflicto «LIMIT», sí está delimitada con lo que respecta al color, disposición gráfica, etc. Para la disidente, además de la falta de desarrollo de la argumentación, la misma se presenta como contraria a la lógica de la situación, por cuanto el registro de una denominación, con independencia de las modalidades, color, disposición gráfica, etc., confiere un derecho mucho más amplio que el de la marca especificada, de aquel en el cual se determinan los elementos gráficos esenciales. Es justamente por lo anterior, que las legislaciones modernas restringen a la segunda modalidad el otorgamiento del registro de las marcas, para impedir que se creen derechos de exclusividad de determinados signos.

Finalmente, y como último argumento señala la sentencia de la cual disiento, que «no se ha probado de manera alguna (...) que la marca LIMIT se presentase de una forma gráfica similar, siquiera, a la marca LIMITED EDITION», con lo cual considera que no existe entre ellas semejanzas que puedan afectar su coexistencia. El anterior argumento, no es aplicable en mi criterio a las marcas exclusivamente nominativas, como es el caso de las que se encontraban en conflicto, cuyo poder identificador radica en los términos que la constituyen y no en la forma como son representadas. La marca nominativa, es solicitada por el nombre que la distingue y éste es el único elemento esencial que la configura, por lo cual la identidad entre ella y la contendora de alguno de los términos que la conforman crean necesariamente confusión. En el caso presente era más que palpable el riesgo señalado, por cuanto la marca solicitada utiliza como único elemento el calificativo que conforma a la marca registrada.

Queda así expresado el criterio de la Magistrada disidente.

Caracas, en fecha ut supra.

Los Magistrados (fdo.) La Presidente, Cecilia Sosa Gómez, El Vice-Presidente Alfredo Ducharne Alonzo,Ponente Humberto J. La Roche, Josefina Calcaño de Temeltas e Hildegard Rondón de Sansó.

La Secretaria (fdo.) Anaís Mejía C. 

En quince (15) de julio de mil novecientos noventa y ocho, siendo la una de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 428, con el voto salvado de la Dra. Hildegard Rondón de Sansó. 

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