Víctor Bentata (*)

Con fecha 4 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia, Sala Politico-Administrativa, pronunció en 42 folios la sentencia sobre la marca GUESS?, que me propongo estudiar a continuación.

Los hechos

Pasando por encima detalles sin interés legal, y yendo a lo esencial, ADJ, una sociedad local, solicitó en 1983 el registro de la marca GUESS para artículos de vestir, sombreros y calzado en la clase nacional 39.

La empresa de los Estados Unidos de América Guess? formuló oposición al registro con base al artículo 33, ordinales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, específicamente obtenidas con base a varios registros de la misma marca en clases todas distintas a la solicitada, específicamente para cueros y pieles preparados que no son indumentaria (clase 3), artículos de óptica y aparatos fotográficos (clase 24), artículos de joyería (clase 28) y bastones y paraguas (clase 41). El Registrador declaró la oposición con lugar y rechazó la solicitud.

El solicitante, después de un recurso de reconsideración que igualmente perdió, ejerció el recurso jerárquico al Ministro con fecha 2 de marzo de 1995. El Ministro lo rechazó según publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial 390 del 17 de abril de 1995. El solicitante recurre entonces de la Resolución del Ministro a la Corte Suprema.

La Resolución apelada

Conforme a la sentencia estudiada, la Resolución ministerial estableció que en "el conflicto de oposición planteado... la opositora estadounidense... utiliza como fundamento... la titularidad de los registros... todos relativos a la marca GUESS, además de aportar elementos suficientes para atribuirle notoriedad a dicha marca a favor de la citada empresa Guess Inc.".

"...La Corte Suprema al referirse al concepto de territorialidad de la Ley, estableció...'notoriedad ésta que en modo alguno puede interpretarse como circunscrita necesariamente al ámbito nacional'... por cuanto la letra e) del artículo 83 de la Decisión 344 establece...".

Objeto del litigio

Aunque parezca mentira, en ninguna parte de la controversia aparece definido el objeto del litigio. Al no definirse, empieza la dispersión de ideas.

Dejando de lado la increíble complejidad y extensión de la sentencia, me permito reducir el objeto del litigio al punto único de determinar si la Resolución Ministerial publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial 390 del 17 de abril de 1995, es o no es ajustada a derecho.

Ley aplicable

Las disposiciones legales aplicables, conforme a los términos de la oposición y a la ley de la época, están contenidas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuyo tenor es el siguiente:

"No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:...

11.- La marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada para los mismos o análogos artículos, y

12.- La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad".

El cometido de la sentencia

En virtud de la ley citada aplicable, deben examinarse los extremos del derecho, a cuyo efecto debe determinarse:

a) si la marca solicitada se parece gráfica o fonéticamente a la marca registrada para los mismos o análogos artículos;

b) si la marca se parece gráfica y fonéticamente (los dos a la vez y tomada en sí misma sin relación a los artículos) a otra ya registrada (la ley no precisa si se trata de la misma clase o no);

c) si la marca solicitada puede prestar a confusión con otra marca ya registrada (la ley no precisa en qué clase); o

d) si la marca solicitada puede inducir a error con la marca registrada (aunque la defectuosa redacción de la ley atribuye la inducción a error a la marca registrada y no a la solicitada), por uno de los dos motivos alternativos siguientes:

- por indicar falsa procedencia o

- indicar falsa cualidad (sic).

El interés de esta definición del objeto es su carácter excluyente, de manera que toda consideración o razonamiento que no le concierna directamente está fuera de orden y es impertinente en derecho.

Consideraciones formales

Algunas consideraciones formales se imponen de entrada, tales como el largo desconsiderado de la sentencia, desproporcionado con el objeto elemental del litigio, y la imprecisión de sus términos. Una parte sustancial de todo este largo texto es legalmente inútil en relación con el objeto, y si en algo pudiere ser útil, es para añadir a la confusión de conceptos.

Por otro lago la sentencia utiliza términos impropios y populares, tales como "norteamericano" para designar una nacionalidad, cuando América del Norte comprende tres Estados diferentes; y sigue hablando de "Pacto Andino" cuya denominación original legal era para su época Acuerdo de Cartagena, y que para la fecha de la sentencia se denomina Comunidad Andina; o utilizando expresiones inadecuadas tales como "pedida" para referirse a una marca solicitada; o hablando de "legajo de facturas" para designar su presunto contenido; o hablando de "decisión" para referirse a una Resolución.

Se observa, además, que la sentencia no se contrae al caso en discusión, sino que lanza una doctrina legal sobre lo que debe entenderse por "novedad" de una marca, situación no planteada por ninguna de las partes. Alega que hay novedad absoluta y relativa. La primera, dice, consistente en que no sea genérica, y la segunda que sea "original". Ahora bien, la novedad es un concepto de patentes y la originalidad es un concepto de derecho de autor.

Además de esta confusión, se observa que al multiplicar las nociones, choca con el principio clásico de la economía y claridad conceptuales ampliamente establecido y generalmente designado como "navaja de Ockham": entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, es decir, que las entidades no deben ser multiplicadas allende la necesidad.

Además, la sentencia ilustra lo que entiende ser una doctrina novedosa mediante ejemplos que ninguna relación tienen con el litigio.

También se observa que se limita a refutar cuatro alegatos que hace el recurrente local, y se deja arrastrar por el plano inclinado de la letra de la Resolución recurrida sin detenerse a analizar la confusión de leyes en que incurre, todo lo cual la Corte está supuesta observar con el fin de asegurar un adecuado control de la legalidad.

En sustancia podemos decir sin mucho titubear, que la primera mitad de la sentencia, que bien hubiese podido ser reducido a unas pocas líneas, no aporta nada. Y en cuanto a la segunda mitad, está entera fuera de orden por apartarse del objeto del litigio. Es lo que examinaré en detalle a continuación.

Retroactividad

De entrada debo advertir que la discusión sobre retroactividad está fuera de orden conforme a la definición del objeto del litigio. Sin embargo, por cuanto la sentencia aplica una ley errada, como es la Decisión 344, el punto que me parece más relevante concierne la cuestión de retroactividad o no-retroactividad de la notoriedad, en sentido estricto legal, de una marca, aplicando un texto legal posterior a una época anterior a su sanción legislativa.

En efecto, está claro que la solicitud de registro fue presentada en 1983, y que la notoriedad en el sentido indicado solo fue introducida en la práctica venezolana a raíz de la Decisión Andina 313 aplicada desde agosto de 1992, rápidamente revocada y sustituida por la Decisión Andina 344, y que se aplica desde enero de 1994. Es decir, que para la época de la solicitud, la situación legal quedó definitivamente encuadrada como he indicado más arriba al definir el objeto del litigio.

La Resolución impugnada por el solicitante está fechada en marzo de 1995, y aplica, tal como lo cité, disposiciones legales posteriores diferentes a aquellas que constituían la expectativa legal del solicitante. Es decir, que la Resolución cambia las reglas del juego a mitad de camino y somete la solicitud a reglas distintas. Sin embargo, la sentencia establece que

"siendo (las leyes posteriores) leyes de carácter político administrativas, son de orden público y de aplicación inmediata;

Además, tratándose de una ley de procedimiento, ésta tiene eficacia en virtud de la aplicación inmediata de las normas procesales que se hallen en curso".

Conforme a esta doctrina novedosa, para mí sorprendente, "no existe retroactividad alguna en la aplicación de la Decisión 344".

Es principio universal que al cambiar una ley, se aplica a las situaciones posteriores a su entrada en vigencia el nuevo procedimiento previsto, pero sin afectar normas sustantivas. Si no fuere así, se estaría violando un principio de justicia, creando indefensión y obligando a cada solicitante a profetizar o adivinar las leyes futuras que deberá tomar en cuenta aunque nadie las conozca para la época de su solicitud, lo cual es absurdo.

Debo de paso llamar la atención sobre la confusión que entraña la calificación de "leyes de orden público", expresión que he estudiada por mí en otro lugar y que no repetiré aquí. Pero inmediatamente después de esta calificación genérica y extrapolada, la sentencia señala lo contrario con la expresión: "tratándose de una ley de procedimiento". ¿En qué quedamos, pues? Si son de "orden público" sin más, se aplica su aspecto sustantivo; pero si son procesales, se deja intacto el aspecto sustantivo. En cambio, la sentencia, pese a hablar de una "ley de procedimiento", absorbe en el procedimiento las disposiciones sustantivas.

La situación es grave porque, siendo así, jugaríamos alegremente con todos los derechos adquiridos cambiando leyes según las conveniencias del momento, mientras que la esencia de un sistema legal es la estabilidad de las situaciones adquiridas. No se requiere para algo tan obvio y elemental por ser fundamental, como es la irretroactividad de la ley, abundar en todas las razones expuestas por la propia Administración pública en el célebre y reciente caso REEBOCK de fecha 18 de febrero de 1999 (Boletín 429 del 20 de abril de 1999, Tomo III).

Se produce aquí, por lo tanto, un error conceptual mayor que desnaturaliza nada menos que una norma expresa constitucional que recoge un principio universal.

La notoriedad

Tampoco repetiré aquí los estudios que he publicado sobre la notoriedad marcaria (Marca Notoria y Supermarca, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas No.110, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1998, reproducida en "La Propiedad Intelectual en el Umbral del Siglo XXI", Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Industria y Comercio, Caracas 1998). Es obvio que la Corte no ha prestado atención a estos estudios, o si la ha prestado, no los ha tomado en cuenta. Sin embargo, en ellos se encuentra el nudo de los malos entendidos en que incurre.

En efecto, todavía insiste en "la calidad de los productos", y se refiere "al elemento cuantitativo, al punto de (no) satisfacer las necesidades de todos los consumidores", y al "consumidor medio", figuras éstas totalmente descartadas hoy por la doctrina (Véase "Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes, Caracas 1994).

La Corte aprovecha, además, para reforzar la Decisión 344 con la existencia de Tratados tales como el del GATT-TRIPS o el G-3, con lo cual ensancha la materia fuera de orden.

La confusión de notoriedad con registros en el extranjero, es otro aspecto relevante. Cuando establece que "el problema está en señalar si la existencia de estos múltiples registros le (al opositor) han otorgado en el exterior la condición de marca notoria", podemos contestar que no existe problema alguno en responder definitivamente No, a menos, desde luego, de confundir la notoriedad con el concepto de "mejor derecho", fundamento éste que el opositor no ha invocado.

Pero de paso, y después de haber declarado la plenitud y suficiencia de la notoriedad de la marca por parte de la oponente, la sentencia afirma que "para determinar el carácter de la marca notoria, el artículo 84 de la Decisión 344 establece los siguientes criterios:...". Y añade que "los indicados (criterios) de la normativa deben ser necesariamente verificados", e insiste en ello al afirmar que "el enunciado (del artículo 84) presenta una cierta rigidez al obligar que se verifiquen todos y cada uno de los supuestos que la norma prevé". Pero basta con citar el texto de la disposición para probar lo contrario de estas afirmaciones:

"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios".

La Corte interpreta aquí la norma comunitaria considerando de minima los ejemplos que la norma da, mientras que la lógica nos indica que, por tratarse de una situación de hecho, los criterios son meramente enunciativos y ni siquiera llegan al nivel de ejemplares. Lo esencial es que los hechos probados logren convencer a la Administración. En cuando a la iniciativa de la Corte de arrogarse la interpretación del derecho comunitario andino, haré mas adelante algunas observaciones.

En cuando al requisito de "reciprocidad" cuando se trata del reconocimiento de una notoriedad extranjera, no hay una sola palabra de la Corte en la sentencia.

Pero llegamos al extremo de las cosas cuando después de que la sentencia declara aplicar una legislación posterior a un tiempo anterior, el propio ponente contradice su propia declaración expresa en una sentencia anterior, en su voto salvado, alegando territorialidad, como es el caso, en el mismo Tribunal, de GALERIES LAFAYETTE del 10 de marzo de 1993 (Véase "Propiedad Industrial: Jurisprudencia Venezolana con su Estudio", Universidad de Los Andes, Mérida 1998).

Engaño y notoriedad

Aunque ciertamente no de manera explícita, la sentencia implica, sin decirlo, la vieja confusión de engaño y de notoriedad, confusión que ratifican como buena en derecho las difíciles sentencias de la misma Corte GALERIES LAFAYETTE del 10 de marzo de 1993 y NINTENDO del 3 de agosto de 1995 (analizadas en detalle en "Propiedad Industrial: Jurisprudencia Venezolana con su estudio", Universidad de Los Andes, Mérida 1998, que la Corte no toma en cuenta).

La confusión ha creado situaciones insostenibles y han resultado en la imprevisibilidad total de las sentencias relativas a estas materias. En efecto, el engaño es un acto producido entre dos personas (o varias) en que se hace pasar una cosa por otra (Véase Teoría General de las Prácticas Económicas Ilícitas, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Universidad de Los Andes, Caracas 1995), mientras que la notoriedad es un simple hecho ocurrido en un mercado. Son por lo tanto dos categorías de idea completamente independientes.

Podría, sin embargo, insinuarse, que en la situación que la sentencia nos presenta, más valdría una confusión conceptual, por más grande que sea, que una violación de la norma constitucional de irretroactividad de la ley, lo cual es de un rango de gravedad claramente superior.

Oposición y cancelación

De nuevo, y ahondando en el terreno de la legislación comunitaria a que nos lleva la sentencia, y pese a que la discusión entera esté fuera de orden en relación con el objeto del litigio, me parece oportuno hacer algunas consideraciones adicionales. Tocaré ciertos aspectos limitados con el único objeto de aumentar los malos entendidos que rodean al concepto de notoriedad.

La notoriedad está prevista en dos disposiciones legales distintas de la Decisión 344, la primera para las observaciones (u oposiciones) (artículo 83), la segunda para la cancelación de registros (artículo 108).

La diferencia que salta de inmediato a la vista entre estas disposiciones está en que la última citada establece expresamente el límite de aplicación de la notoriedad en el tiempo. Establece a la letra:

"... Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

En cambio, el artículo 83 no establece expresamente el límite en el tiempo. ¿Significa esto que puede retrotraerse indefinidamente en el tiempo cuando se trata de una observación u oposición (a diferencia de la cancelación) independientemente de la legislación vigente al momento de solicitarse el registro?

Responder positivamente sería violar de nuevo el principio de retroactividad. El hecho de que en este punto el texto legal se refiera a una observación u oposición, implica que el legislador dio por descontado que se trataba de un breve tiempo como es el que normalmente debe transcurrir entre la fecha de solicitud y la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial a efectos de su observación u oposición. En cambio, en la hipótesis de cancelación podríamos hablar de décadas de intervalo y era indispensable marcar un límite. Concluyo este punto indicando que, si el que más puede, como es el caso de cancelación de un registro existente que confiere derechos subjetivos, tiene ya su límite, el que menos puede, como es el caso de la observación u oposición, en ningún caso puede exceder dicho límite.

La precisión es de interés, pese a que el caso estudiado presenta una variante de hecho importante. En efecto, el observante no pretendió invocar notoriedad más allá de la fecha de solicitud, sino para la fecha de la Resolución Ministerial y de la sentencia. Hasta aquí la situación formal.

Pero, y ello es mucho más relevante, debe distinguirse entre el alegato de una notoriedad de hecho, y no como fuente de derecho, existente para la época de la solicitud, y una notoriedad de derecho, como fuente de derecho. La primera puede servir de base al alegado de una práctica económica ilícita (Ver obra citada) y aplicársele el principio de la disposición del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley del 55. En cambio, al invocarse una notoriedad de derecho, es decir, como fuente de derechos propios y no como base de descalificación de derechos de otro, caemos en las limitaciones legales.

Notoriedad de hecho

La sentencia confunde dos niveles de notoriedad cuidadosamente distinguidos en la doctrina (Véase obras citadas), como son el hecho de la notoriedad y la prueba de ello requerida para hacerla valer en derecho cuando haya lugar. Si la intención, aunque tardía, del opositor era invocar para la fecha de solicitud una notoriedad de hecho, ha debido así precisarlo. Pero en tal caso el valor de la prueba no puede en ningún caso exceder la posibilidad de probar la mala fe del solicitante con el fin de descalificar su título al registro. En cambio, esto no lo ha hecho el opositor, ni lo ha invocado, ni tampoco lo dice la sentencia.

Examen de forma

Es indudable que si se deseare aplicar al examen de registrabilidad de la marca solicitada los requisitos del artículo 83 de la Decisión Andina, y entrando en consecuencia en la notoriedad que ésta prevé, estaríamos desnaturalizando la notoriedad misma y transformándola en una cuestión de mera forma.

En efecto, si la entrada en vigencia de una legislación posterior implica la aplicación de un procedimiento nuevo, aunque no de normas sustantivas, y se desea aplicar sin más el artículo de procedimiento citado, se caería en la confusión adicional de sustancia y de forma al tratarse de la notoriedad. La notoriedad en su sentido estricto citado, es una cuestión sustantiva por cuanto es fuente de derechos. En cambio requisitos formales que no son fuente de derechos, son puramente adjetivos y son todos aplicables. Puede uno extrañarse de que la Corte no haya advertido esta circunstancia por lo demás fundamental.

La confusión implícita que presenta la sentencia al sacar conclusiones de esta confusión, aunque sin articularla expresamente, la embarcan fuera del objeto del litigio, y son legalmente improcedentes.

Nulidad radical del derecho solicitado

Sabemos que existen dos tipos de nulidad: una absoluta, en que el derecho no ha podido nacer, y otra relativa en que, nacido el derecho, éste es anulado por un acto posterior. Ahora bien, quien solicita para sí un registro de marca hace presumir su buena fe, es decir, la legitimidad de su título para obtener el privilegio que solicita. Pero si esta presunción es desvirtuada por el opositor, debe concluirse que el solicitante no tiene título sino que incurre en una práctica económica ilícita. En los EUA la situación se facilita considerablemente, por cuanto todo solicitante debe declarar en la solicitud su título legítimo al registro. Pero de todas maneras, la buena fe es una presunción indispensable en toda materia, y por supuesto en la de reivindicaciones de derechos intangibles.

El interés de estas consideraciones, que desde luego se desvían del objeto del litigio pero a las cuales nos lleva la impotencia de la doctrina judicial, está en recordar que el registro de una marca es una concesión y una concesión es un contrato administrativo (Véase "Reconstrucción del Derecho Marcario" ut supra). Los elementos de todo contrato son cuatro: capacidad, consentimiento, objeto y causa. Al faltar uno cualquiera de ellos, y muy en particular nada menos que el consentimiento, no existe contrato. Efectivamente, cuando existe vicio del consentimiento por consentir la Administración al otorgamiento de un registro cuya titularidad tiene una fuerte presunción de no legitimidad, resulta viciado de nulidad absoluta su consentimiento.

Aunque en el caso que nos ocupa no se trata de anular un registro, sino de oponerse a su otorgamiento, el opositor ha podido crear contra el solicitante la presunción grave de mala fe, lo cual impediría el registro de su solicitud y produciría el triunfo de la oposición. Lo realmente curioso es que la sentencia, dentro de una perífrasis dificilísima, parece querer decir que el "lapso de caducidad", y entiendo con ello la invocación de nulidad absoluta de un registro por ilegalidad, no está sujeto a ningún plazo conforme al artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema, y a propósito de ello sugiere la distinción de "un vicio originario" y de "un criterio sobrevenido", sin explotar sus consecuencias. Pero nada de esto ha sido hecho por el solicitante, de manera que volvemos a caer de pleno en el objeto del litigio tal como fue definido más arriba.

Oposición por mejor derecho

Otra vía disponible al opositor era la formulación de una oposición por mejor derecho en los términos del artículo 77 de la propia Ley de Propiedad Industrial de 1955. El "mejor derecho" es la vía tradicional por excelencia para que el opositor se atribuya los méritos de la solicitud presentada por un tercero. El procedimiento, como se sabe, debe ser seguido ante un tribunal de primera instancia y el opositor en tal caso debe presentar su propia solicitud a fin de consolidar su derecho sin ambigüedades.

Ahora bien, nada de ello ha hecho el opositor, y ni siquiera comprueba la Corte la ausencia de utilización de este procedimiento ortodoxo.

Marca y denominación comercial

Entre las digresiones continuas de la sentencia, existe una cuyo interés no debe pasar desapercibido. En efecto, declara:

"La gravedad de la calificación (de notoriedad) se pone de relieve en el carácter no convalidable que el tiempo posee sobre el uso de la marca que ostente el mismo nombre, por cuanto el sistema no permite la coexistencia del signo con otro de distinta naturaleza, como sería una denominación comercial con una marca de servicios o cualquier otra hipótesis semejante".

En cuanto he logrado comprender de esta formulación, entiendo la incompatibilidad de todo tipo de marca idéntica a nombre de dos titulares distintos. Y si es el caso, tenemos una contradicción

directa con la compatibilidad de dos denominaciones cuya parte esencial es idéntica, tal como aparece de la ya célebre sentencia BENTATA del mismo tribunal, fechada el 13 de octubre de 1994 (Véase "Propiedad Industrial: Jurisprudencia Venezolana con su Estudio", ut supra). Todo esto nos deja desconcertados.

Analogía de bienes

Volviendo esta vez al objeto del litigio, debe uno extrañarse que, en lugar de ahondar las disposiciónes del ordinal 11 del artículo 33 citado, la Corte se haya detenido exclusivamente en la legislación andina posterior. En efecto, el ordinal indicado hace énfasis en la analogía de artículos que, en terminología correcta, significa familia de bienes (Véase "Terminología de Derechos Intangibles", publicado en Revista de la Fundación Procuraduría 20. Caracas).

Tomando de partida la identidad de la marca en sí en discusión, se trata de determinar si efectivamente existe una familia de bienes constituida por los elementos de las clases locales arriba especificadas. Y la sentencia afirma que "se trata más bien de todo un sector de la productividad, que bien pudiéramos catalogar como todo lo relativo al mundo de la moda (ropas y accesorios de vestir)". Y concluye que "los productos aludidos no están dirigidos exclusivamente a un círculo reducido de sujetos".

Aunque bien puede discutirse el carácter de "familia" entre, por una parte, cueros que no son destinados a indumentaria, artículos de óptica, artículos de joyería y bastones y, por la otra artículos de vestir, preguntándonos si se trata efectivamente del mismo consumidor y de idénticos canales comerciales, no es mi propósito entrar aquí en la discusión de estos pormenores, sino que me limito a los aspectos puramente legales. Pero puedo disentir con la extrapolación indiscriminada y sin motivación, formulada en la conclusión que saca la Corte, tal como transcrita en el parágrafo anterior.

Si la Corte hubiese puesto el acento en esta disposición legal, economizándose la vuelta considerable y descaminadora de la notoriedad en el sentido de la legislación andina, la sentencia hubiese sido correcta, además, desde luego, de los demás argumentos ya estudiados más arriba. Pero para sorpresa, la única conclusión que saca de ello la sentencia es, no la aplicación del ordinal 11, sino que, "de lo anterior, es fácil inferir que los artículos que la marca protege estarían ampliamente distribuidos en el mercado...". Conclusión decepcionante con lo cual parece evitar por todos los medios la aplicación de la legislación vigente al tiempo de la solicitud.

Inducción a error

Volviendo también al objeto del litigio, la Corte no examina la norma del ordinal 12, que es central para la decisión a la par que la del ordinal anterior. Se trata de una "inducción a error", por parte de un comprador posible, en cuanto que dicho error provenga de "una falsa procedencia o (falsa) cualidad". Y por encima de todo, no se trata de probar el error, aunque en las sentencias FIORUCCI de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo, del 15 de diciembre de 1988 y BENTATA de la Corte Suprema (Véase "Propiedad Industrial: Jurisprudencia..." ut supra) se haya aceptado que la prueba de la confusión no es prueba de la posibilidad de confusión.

La norma indica "que pueda prestarse a confusión", de manera que la posibilidad es la regla, probada desde luego por la confusión real. Y a su vez, la posibilidad debe existir en virtud exclusivamente de una de las dos falsedades indicadas.

Ahora bien, cuando se habla de "falsa procedencia", la vaguedad de la expresión incluye dos sentidos perfectamente discriminables (Véase "Terminología..." ut supra). Tanto el origen, por definición geográfico, como la fuente, por definición el productor, están comprendidos. Y como el intérprete no puede introducir una discriminación excluyente so pena de cambiar la ley, la Corte ha debido decidir el punto conforme a uno cualquiera, o a ambos, de los criterios señalados. El más apropiado hubiese sido, en mi personal entender, la confusión de fuente, factor decisivo en el derecho marcario (Véase "Reconstrucción..." ut supra).

Por otro lado, la "falsa cualidad" (sic), se supone que se trata de un engaño a propósito de la calidad del bien en relación con la expectativa del comprador eventual, podría aplicarse para el caso de que haya existido notoriedad de hecho para la fecha de la solicitud.

Pero no existe ningún alegado del opositor en ninguno de los sentidos indicados, ni la Corte ha examinado estos puntos centrales del objeto. Tampoco existe discusión, que hubiese sido apropiada al objeto del litigio, sobre la existencia de prácticas ilícitas (Véase "Teoría General..." ut supra).

Consulta prejudicial andina

Apartando los vicios legales considerables y todas las debilidades apuntadas, la sentencia adolece ella misma de nulidad absoluta por violación de la normativa del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicado, previa aprobación del Congreso, en la Gaceta Oficial 3216 de julio de 1983 (Véase "La Consulta Prejudicial Andina", Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas No.105, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1997).

Conforme al Tratado indicado, la interpretación de la legislación comunitaria andina es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia Andino con sede en Quito, Ecuador. Por otro lado, la consulta es obligatoria, so pena de nulidad absoluta, por parte de cualquier tribunal nacional en que se discuta la interpretación de una norma comunitaria, y de cuya sentencia no exista apelación posible. Si la Corte se hubiese atenido al objeto del litigio y no se hubiese desviado, tampoco hubiese caído en éste vicio de inconstitucionalidad que se hubiese podido economizar.

Tampoco debemos creer que por el simple hecho de que la Corte Suprema haya sentenciado, estamos al final del camino. Si en un procedimiento ulterior cualquiera fuere demandado un infractor, nada impide que éste oponga a la sentencia la imposibilidad de su ejecución o aplicación por razón de nulidad absoluta por ilegalidad.

Reconstrucción de la sentencia

A título pedagógico y de ejercicio científico, podemos ahora sumariamente reconstruir lo que ha debido ser una sentencia ajustada a derecho y a los principios, dejando de lado toda crítica formal relativa a la técnica utilizada para decidir.

1) La única legislación aplicable al litigio es la definida en cabeza de este estudio.

2) Dicha legislación contiene un cierto número de supuestos, tal como arriba discutidos, pero el opositor no ha probado ninguno de ellos. Todas las pruebas aportadas son impertinentes y están fuera de orden.

3) La acción tipificada para el opositor, era la de "mejor derecho", y no fue invocada, de manera que tampoco se siguió el procedimiento judicial correspondiente ni la Corte no tiene materia sobre la cual pronunciarse al respecto.

4) Pero si la Corte hubiese deseado ejercer lo que debería ser su competencia para formular una política legal y evitar errores y desvíos posteriores, debía haber podido añadir las demás consideraciones apuntadas más arriba.

La inseguridad jurídica

De este estudio resulta el malestar creciente de una inseguridad jurídica que debemos señalar.

a) tenemos ultrapetita en la aplicación de una legislación legalmente impertinente que no ha podido ser invocada por el opositor, como es los pronunciamientos sobre una Decisión Andina posterior. En efecto, la oposición se contrae a la normativa arriba indicada.

b) tenemos retroactividad de las normas, contrariando la propia Constitución.

c) tenemos contradicciones constantes con sentencias anteriores de la misma jurisdicción, señaladas más arriba, y que no repetiré aquí.

d) persiste la confusión de conceptos fundamentales ya previamente dilucidados en la doctrina disponible.

e) la violación de la Consulta Prejudicial Andina es un desconocimiento de la legislación comunitaria que por otro lado, y a nivel de Decisiones, invoca la Corte.

Solo indico estos puntos para no extender excesivamente el presente estudio. La relevancia de este epígrafe de conclusión es que los procesos marcarios siguen siendo enteramente impredecibles por ausencia de estabilidad conceptual y de jurisprudencia. Y, permítaseme repetirlo, una vez satisfechos los extremos de claridad e imparcialidad, esperamos todos de una Corte unas palabras, tal como sugerido, susceptibles de guiar los movimientos de los interesados futuros.

mayo 1999

(*) D. D. Universidad Central de Venezuela y de París; D. Fil. Universidades de París y Central de Venezuela; Profesor Invitado Universidad René Descartes (París V); Conferencista. de las Universidades Panthéon-Assas (París II) y Robert Schuman (Estrasburgo); Profesor de Post-Grado Universidad de Los Andes; Bentata Abogados, Caracas