Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Accidental,sentencia de 19 de noviembre de 1998(Joan and David)

LA SENTENCIA DE CASACION JOAN AND DAVID

Victor Bentata (*) 

Con fecha 19 de noviembre de 1998, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, pronuncia una sentencia sobre el caso arriba indicado y que, por su carácter extraordinario, merece un estudio legal inmediato.

Ya la Revista de la Fundación Procuraduría, No.17, de 1977, había publicado un estudio sobre la sentencia que en este mismo asunto recayó con fecha 12 de junio de 1996 en el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Mercantil y otros de Caracas. Evidentemente la Corte Suprema no ha tenido en cuenta, para el caso de haberlo leído, este estudio que restablece la doctrina legal normal y natural en la materia. Para el caso de haberlo leído y entendido, la Corte reitera todos los errores de principio indicados en aquel, y continúa el plano inclinado iniciado con la desafortunada sentencia del caso FIORUCCI de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, de fecha 15.8.88. Esta sentencia, ya célebre por su incoherencia, fué por su interés reproducida en la obra sobre Jurisprudencia Venezolana en Propiedad Intelectual, publicada por la Universidad de Los Andes en 1998, y que tampoco la Corte parece conocer, o por lo menos tener en cuenta.

Asi las cosas, vale la pena por lo tanto reconstruir este caso como sigue.

El objeto del litigio

El objeto es clásico y rutinario, y sin complicación de ningún tipo. Una firma local CGCA obtuvo en Venezuela el registro, desde luego sin autorización previa de su titular internacional, de la marca para calzado JOAN & DAVID, en la clase nacional 39. Dentro del plazo legal de dos años previsto en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, el titular internacional presentó una demanda de declaratoria de nulidad del registro de CGCA, reivindicando su "mejor derecho" al registro.

Fallo en Primera Instancia

El fallo de Primera Instancia, ratificado por el Juzgado Superior Séptimo indicado, consiste de una secuencia de incoherencias legales, que pueden resumirse así:

1) El tribunal establece que la actora, pese a haber probado la titularidad de la marca en varios países, "sin embargo no probó el uso de la misma en dichos países".

2) La sentencia añade que la actora "en ningún momento probó tener un registro anterior de tal marca JOAN & DAVID, ni gozar del uso de la misma".

3) La actora "tampoco probó que el uso de la marca en litigio conduce al público consumidor en error (sic) en cuanto a la procedencia de los artículos que distingue".

4) El tribunal había ordenado una traducción experta al español de las palabras Joan y David.

Comentario sucinto de la sentencia

No hace falta ser jurista para que salte a la vista esta cadena de errores. En efecto, y tal como fué puntualizado en el artículo arriba citado,

a) La actora no reivindica uso, sino titularidad. El tribunal cambia indebidamente el objeto del litigio. Pero si lo que el tribunal ha querido decir es que el único "mejor derecho" legalmente aceptable es la prioridad en el uso, el error es aún mayor. Desde el estudio de la célebre sentencia FIORUCCI (Corte Superior Primera en lo Contencioso Administrativo, de fecha ut supra), sabemos que "mejor derecho" significa mejor derecho y no otra cosa. Si el legislador hubiese querido reducir el mejor derecho a la prioridad en el uso, no le faltaban palabras para decirlo. Y el tratar de mutilar a estas alturas el mejor derecho equivale a hacer una nueva ley sin las formalidades requeridas.

Tenemos igualmente la excelente sentencia SIKKEN (Juzgado 12 de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Caracas, de fecha 4.5.95) que, aunque de Primera Instancia, es claramente superior a todas las sentencias de las Cortes tanto en lo Contencioso-Administrativo como Suprema. Esta sentencia con su estudio ha sido igualmente incluída en la obra citada publicada por la Universidad de Los Andes.

b) El tribunal incurre en una contradicción que no han percibido ni el juez ni la Corte Suprema, y que es elemental. El tribunal resta todo valor a los numerosos certificados de registro del titular legítimo obtenidos en el extranjero, pero pese a ello discute si tuvieron uso o no. Este contrasentido se resuelve dando el valor de mejor derecho a estos certificados. Pero en lugar de ello el tribunal espera una demostración de uso en todos los países extranjeros que cita, sin conocer las legislaciones respectivas ni saber si existe obligación de uso en los mismos.

El tribunal ha debido concentrar su atención en la ley local, y su distinción de registro y de uso queda desvirtuada en la sentencia por unirlos para descartar el mejor derecho internacional del titular legítimo. Todo ello además de la incompetencia del tribunal en materia de extraterritorialidad.

c) El tribunal descalifica a la actora por no haber probado su titularidad de un registro en Venezuela. Con ello confunde la acción por mejor derecho a un registro con una acción por infracción, que son dos cosas tan distintas como la noche y el día. Es ciertamente extraordinario que una Corte Suprema haya podido caer en este error.

En efecto, la actora está diciendo en todas letras que precisamente porque no tiene un registro lo exige con preferencia al que obtuvo sin su consentimiento CGCA. Cambiando de esta manera el objeto del proceso, el tribunal se situa en una realidad exterior al mismo. Tampoco en este punto la Coprte Suprema se ha dado cuenta.

d) El tribunal establece que la actora no probó la posibilidad de confusión de la marca JOAN & DAVID con la marca JOAN & DAVID para calzado. Con todo el respeto que merece la autoridad, no es para menos sonreír. No está claro que haya que probar a un tribunal que el día es día o que la silla es silla o que el blanco se confunde con el blanco.

e) Por último buscar una experticia para traducir al español las palabras Joan y David, nada tiene de común con la acción planteada. La prueba de que es una marca como tal está precisamente en que la marca fué ya registrada en Venezuela, aunque por una firma no autorizada. ¿Qué objeto puede por lo tanto tener esta experticia?

Si la intención del tribunal es la descalificación de la marca en cuanto tal, estaría anulando el registro de la demandada. Con ello estaría además confundiendo un nombre civil y la distintividad de una marca, confusión aclarada desde el estudio de la sentencia BENTATA (Corte Suprema, 13.10.94) y el artículo sobre terminología legal (citado ut supra).

Por otro lado, sabemos que no existe experticia en materia de confundibilidad. El único que no puede confundirse se presume es el experto. En cuanbio una marca de calzado no va dirigida a él, sino a un comporador potencial que no es experto. Se trata así de otro contrasentido.

La sentencia de la Corte Suprema

La sentencia de la Corte Suprema no hace más que reproducir la del Juzgado Superior. No cita precedentes, no cita doctrina, no razona ni motiva. Se observa que se abstuvo de firmarla el respetado juez Abreu Burelli. La sentencia no aporta nada nuevo a la sentencia que debía casar, ni examina la argumentación presentada por el recurrente.

Simplemente se reduce a una declaración sin más, la cual puede reducirse a la afirmación siguiente:

"Al no existir un registro anterior de la marca (en Venezuela), no incurre la recurrida (la demandada) en la infracción alegada".

En términos generales, la sentencia consiste de dos partes, la primera formal y la segunda sustantiva. Podemos comentarlas sucintamente como sigue.

Parte formal

Empieza por sorprender la desconcertante afirmación de que una sentencia se halla motivada y fundamentada cuando no aparecen claramente sus razones de hecho y de derecho, es decir cuando no existe fundamento. Se presume que el juez conoce el derecho y que puede expresarse de manera clara que permita a las partes entenderlo y defenderse.

Puede afirmarse sin titubeos que la sentencia incurre en lo que ella misma define como incongruencia negativa por no haber tomado en cuenta "un hecho fundamental o un alegato importante" de una de las partes, como es nada menos que el reclamo de cumplimiento de la ley venezolana, con el agravante de que se trata de un Tratado internacional que tiene prioridad en su aplicación. Y que al mismo tiempo incurre en lo que ella misma califica de incongruencia positiva porque "se pronuncia sobre algo no alegado " como es el uso y la infracción de registros.

Apartando estas incongruencias graves, que solo toco de paso, pasaré al fondo que es mucho más inquietante.

Parte sustantiva

La actora recurre por "negársele aplicación y vigencia a una norma jurídica". Tal alegato debía retener de inmediato la máxima atención del juez. ¿Cuáles son las normas cuya violación se alega? Son dos. En primer lugar nada menos que el Tratado internacional denominado Convención de Unión de Paris, en su artículo fundamental 6bis, cuyo texto es el siguiente:

"1) Los países de la Unión se comprometen bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, ... a invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca...que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio, y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida, o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

. . . . . .

"3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

Además, la propia Convención, artículo 10bis, establece que los países miembro "están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal".

Con esto, ya está el caso decidido por tratarse de una norma vigente y expresa. Pero la Corte es advertida de otra violación de ley en la sentencia recurrida, consistente en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil que prescribe:

"Los jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela...".

No era menester, por lo tanto, ir más allá, puesto que la ley superior, verbatim, resuelve literalmente el caso planteado.

Pero ¿qué hace la Corte Suprema?

La Corte se aplica esencialmente a descalificar los méritos de la actora. En efecto, la actora posee dos derechos preferenciales probados al registro: el primero la notoriedad, y el segundo los registros internacionales.

En cuanto a la primera preferencia, la Corte, al igual que el Juzgado Superior, ni siquiera lo toma en cuenta, tratándose sin embargo de un argumento fundamental y expresamente previsto en la Decisión Andina 344.

En cuanto a la segunda preferencia, la Corte desvía el objeto del litigio, y entra a discutir el uso. Dice textualmente:

"...la actora probó ser la titular de los derechos de registro (en) Japón, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Alemania, Canadá, Francia, Italia y los Estados Unidos de América. Sin embargo, con respecto a este país, Venezuela, no probó tener un registro anterior de la referida marca ni gozar del uso de la misma".

El "goce del uso", expresion curiosa, que se supone referirse expresamente al Convenio de Paris que la Corte cita en pleno, es así por una parte afirmado y por la otra desconocido. En efecto, es afirmado como requisito legal para que prospere la acción, puesto que al no haberlo probado, por lo menos en el extranjero, según la Corte priva a la parte de derechos. Pero por otra parte lo desconoce y le priva de toda consecuencia, puesto que existe notoriedad y ésta es producto del uso. ¿En qué quedamos pues? El uso ¿es o no es un mejor derecho?

Si ni siquiera el uso cuenta como mejor derecho, entonces ¿para qué lo pide? ¿Para qué lo exige en el extranjero? Y si quitamos el uso como mejor derecho, queda simplemente revocado el artículo de ley como si no existiese. Con ello, la Corte hace una nueva ley.

Y sin más, en un típico non sequitur logico, sin derivación ni consecuencia, sin comertario siquiera, salta a una "conclusion" desprovista de premisas, y que aparece como insertada de impromptu sin relación con el contexto. El "sin embargo", que es el único "argumento" para excluir el caso planteado del tratado internacional, se queda enteramene solo. No sabemos de dónde viene, pero sabemos adonde va.

En sustancia, lo que la Corte establece, es esto: Existe efectivamente la ley vigente en Venezuela denominada Convenio de Paris, sin embargo, yo no lo aplicaré en Venezuela. ¿Por qué? Porque la ley de Venezuela dice lo contrario a la ley vigente citada... Se supone que esa otra ley a la cual la Corte se refiere es distinta de la ley que cita, pero no se sabe cuál es.

Todo ello con el agravante de una terminología curiosa al hablar de "goce del uso", contrariamente a la guía terminológica publicada para guiar a los especialistas, tal como publicada en la Revista de la Fundación Procuraduría No.20 en 1998 (ut supra), destinada a evitar confusiones conceptuales.

Después de estas incongruencias y repeticiones mecánicas, queda el lector absolutamente desconcertado. No se sabe si el juez se coloca en una época antigua, si desconoce la Convención de Paris, si decide una inconstitucionalidad difusa del mismo, si intenta crear una nueva ley, o si lo esencial es sostener la reproducción no autorizada de la marca.

Consecuencias de la sentencia

Las consecuencias de la sentencias son graves por varios conceptos. En primer lugar para los juristas que nos hallamos desconcertados. Este tipo de sentencia no es aceptable y crea un gran malestar internacional y una legítima preocupación de los que invocan la ley en su defensa.

Pero tiene otra consecuencia de órden socio-económico como es el estímulo de la ilegalidad al descalificar sin más y sin ninguna razón el "mejor derecho" a quien le asiste. Se habla mucho de piratería, de usurpaciones, y similares, pero cuando ellos son sostenidos por un tribunal de jerarquía, la situación es extremadamente preocupante.

¿De dónde ha sacado la Corte su afirmación? No existe ley alguna que lo afirme, antes bien, existen leyes que lo niegan así como existen numerosos precedentes judiciales que lo niegan. Pero con su afirmación, caen de golpe y juntas todas las medidas legislativas previstas contra las prácticas ilícitas, las actuaciones de Pro-Competencia en materia de competencia desleal, y quedan fortalecidas las prácticas ilícitas.

Debemos protestar por este tipo de tratamiento de los interesados que ejercen derechos legítimos apoyados en toda la letra y el espíritu de disposiciones legales superiores. Esperábamos mucho más de Casación después del deterioro progresivo de la materia en otra Sala, pero la situación se sigue agravando.