Sentencia Corte Suprema de Justicia

Decisiones judiciales

Con fecha 28 de mayo de 1997, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-administrativa dictó una sentencia con el voto salvado de uno de los Magistrados, después de doce años de la fecha de admisión del recurso y bajo presión de parte, declarando que las marcas LIMITED EDITION y LIMIT, para idéntico producto no pueden confundirse. 

La sentencia tiene dos partes. La primera se refiere a aspectos procesales de secundario interés, y no me detendré en ella. Pero la segunda es sustantiva por referirse nada menos que a los principios que rigen la confundibilidad de marcas. La situación es tanto más importante cuanto que todo el objeto de la legislación marcaria está en evitar la «posibilidad de confusión». De tal manera que una interpretación desacertada puede afectar al sistema marcario entero y no sólo a uno de sus aspectos. 

Origen del recurso 

El origen del recurso está en la oposición formulada por el titular de la marca nominal registrada LIMITED EDITION contra la solicitud de registro por un tercero no autorizado, de la marca igualmente nominal LIMIT para productos idénticos. Estos productos son de venta masiva por tratarse de cigarrillos, tal como ambas partes lo conceden. 

Objeto del recurso 

Aunque la Corte de nuevo pasa por alto la definición precisa del objeto del litigio, el problema legal que plantea es concretamente el siguiente: si una marca nominal registrada puede ser incluida por un tercero dentro de otra marca nominal solicitada para productos idénticos. 

Con esta definición podemos útilmente referirnos a las posiciones de la Corte, incluyendo la del Magistrado disidente, y evaluarlas conforme a los principios y al sentido común tanto legal como comercial. 

Criterio de la Corte 

Apartando errores de ortografía y de números, la Corte se apoya en la enumeración de factores que, conforme a la sentencia THE KLOROX COMPANY de 1995, deben tomarse en cuenta y que la Corte cita in extenso. Estos pueden resumirse como sigue: 

a)    La confusión debe resultar de la simple comparación de las marcas   que se haga a simple vista o de oídas.

b)    El criterio es la imagen figurativa y/o fonética característica   individualizadora a recordar por el consumidor.

c)    Las marcas complejas deben juzgarse en su conjunto.

d)    Debe considerarse la naturaleza de los bienes y su ámbito comercial.

e)    Pueden coexistir marcas nominativas (sic) con algunas sílabas idénticas.

Sentado esto, la Corte acepta que en este caso existen «ciertamente varias semejanzas, en particular, que el primer término (sic) se encuentra comprendido en la primera palabra del segundo» y que se trata «de productos de la misma clase».

«No obstante», añade, propone dos factores para desnaturalizar y desvirtuar la certidumbre de las semejanzas ya declarada. La primera es que la marca solicitada «consta de una sola palabra, y la segunda de dos», lo cual «produce una significativa afectación distintiva en el ánimo del consumidor». La segunda, «de vital importancia», es que la marca registrada lo es «únicamente en cuanto a los vocablos se refiere... lo cual excluye el aspecto referente a la figura externa» o gráfica.

Y por cuanto «no se ha probado de manera alguna, ni siquiera alegado, que la marca LIMIT se presentase de una forma gráfica similar... no existe entre ellas semejanza suficiente».

Criterio del Magistrado disidente 

Este Magistrado habla del «sistema de determinación de parecido que rige en materia de Derecho Marcario», pero no indica cuál es ese sistema. Sin proponer una tesis positiva, se limita a tesis negativas que intentan contradecir el criterio indicado en el capítulo anterior. En cuanto logré entender sus argumentos que prefiero citar verbatim, se pueden resumir así 

-    «Se trata de dos signos nominativos (sic), en uno de los cuales aparece, como único elemento el calificativo que el otro utiliza, para su designación».

-   «El registro de una denominación (sic) con independencia de las modalidades, color... confiere un derecho mucho más amplio», y el Magistrado hace referencia a «las legislaciones modernas» sin especificar cuál.

-    «Los términos que la conforman crean necesariamente confusión. En el presente caso era más que palpable el riesgo señalado, por cuanto la marca solicitada utiliza como único elemento el calificativo que conforma a la marca registrada».

Confrontación de los dos criterios 

Si es que logro entenderlas, entre las dos posiciones que acabo de citar verbatim, no existe diferencia doctrinal alguna, sino tan sólo «no se confunden» o «se confunden». Los «criterios» quedan así reducidos a intuiciones más o menos geniales o más o menos criticables, por no decir a adivinanzas. Ninguna contiene elementos sustantivos, notándose la ausencia de una doctrina coherente no propuesta por ninguna de ellas, pese a las protestas verbales de «legislaciones modernas» y similares. Ambas situaciones, atrincheradas bajo el eventual «caso individual», quedan así en el aire.

Nociones ausentes

De cuanto antecede, se observa que nos hallamos en una especie de laboratorio retirado del mercado. El «consumidor» aparece una sola vez con los Magistrados mayoritarios, para de inmediato retroceder y desaparecer. El mercado, que es el punto de apoyo de todo sistema marcario, y sin el cual pierde su interés, es el gran ausente. Y si ausente está lo esencial, el resto queda con ello decisivamente afectado.

Ningún magistrado toma en cuenta la propia declaración del solicitante, citada en la sentencia, cuando afirma que «Además los nombres no son solamente los que distinguen un cigarrillo, ya que el nombre forma parte de una etiqueta» y añade «no es ni el nombre ni la etiqueta... sino el gusto particular de cada quien», con lo cual se busca una diferencia extra-marcaria y exterior al expediente.

Tampoco existe referencia alguna a los canales comerciales que siguen los productos, aunque bien puede inferirse, por tratarse de idéntico producto, que son también idénticos.

Los textos citados no hacen referencia a la fuerza o debilidad distintiva de las marcas, ni al hecho de que ambas figuran en inglés.

La sentencia se contenta con reproducir una sentencia que cita como precedente, cuando afirma que «existen pocas reglas establecidas con un valor permanente, fijo e inamovible (sic)», pero no indica cuáles son por lo menos esas «pocas reglas». En cambio cita otras que, al parecer, son de valor pasajero, flotantes y mutantes. Tampoco el Magistrado disidente propone restablecer el orden que a su parecer no fue respetado, mediante la enunciación de algunas reglas, y se limita a remitir a «las legislaciones modernas».

Falta de examen de las intenciones 

Todos los Magistrados presentan sus puntos de vista como si la situación planteada fuese lo más natural del mundo. Nadie tuvo la idea de preguntarse sobre el extraordinario carácter fortuito de la coincidencia de marcas, cuando el abanico disponible es literalmente infinito, y además se trata de competidores directos y poderosos en idéntico ramo, y que dominan todos los aspectos del mercado. Lo que menos podía decirse es que la «coincidencia» es extraordinaria.

Tampoco perciben los Magistrados la propia declaración del solicitante en que curiosamente declara que «los nombres no son solamente los que distinguen un cigarrillo, ya que el nombre forma parte de una etiqueta...», con lo cual apela, para lograr la declaración de una diferencia suficiente capaz de permitir la coexistencia de las marcas en el mismo mercado, a las verdaderas diferencias, todas ellas extrañas a la marca misma. Esto por lo menos sugiere que la intención no era inocente o, por lo muy menos, que las marcas no son normalmente discernibles. En efecto, el único elemento diferencial a que apela la solicitante no existe: es la figuración. ¿No es esto en la práctica una confesión?

Tampoco se preocupa la Corte por el posible tiempo de uso anterior de la marca registrada y de la reputación que ha podido lograr en el mercado, ni sobre la modalidad del posible uso futuro de la marca solicitada, ni libra un auto de mejor proveer para aclarar estos factores cruciales.

Fuerza distintiva 

Puede uno sorprenderse de que en una controversia sobre la posibilidad de confusión de dos marcas, ningún Magistrado haya planteado la cuestión decisoria de la fuerza distintiva de la marca registrada. No han notado que se trata de palabras inglesas, además inusuales en español, e incluso en su traducción española. En efecto, «Edición limitada» es una marca totalmente arbitrada para distinguir productos de tabaco.

Conforme a la doctrina, que yo sepa hoy por nadie discutida, a mayor fuerza distintiva, mayor poder de exclusión tiene un registro sobre las tentativas de terceros de acercársele. En cambio, más sugestiva o descriptiva es una marca, por más registrable que sea y registrada que esté, podría, según los casos, el competidor acercársele peligrosamente.

En el caso que nos ocupa, la fuerza distintiva de la marca registrada es obvia por su arbitrariedad y novedad, y en consecuencia juega con su plena fuerza el principio fundamental que un registro garantiza, la capacidad de exclusión de toda marca idéntica o que en alguna forma pueda confundírsele.

Tampoco la Corte cayó en cuenta de que, tratándose de marca distintiva, el principio doctrinal del recuerdo imperfecto agrava la posibilidad de confusión de marcas no idénticas. Con ello viola el principio nuclear de exclusividad.

Duplicación de marcas registradas 

El derecho a la exclusividad de uso es el punto de apoyo de las marcas registradas. Autorizar su duplicación es simplemente negar tanto el sistema mismo como la ley especial que tutela la materia. Esto es, sin embargo, lo que esta sentencia prácticamente autoriza conforme a la doctrina de la libre duplicación sentada en la sentencia BENTATA. Cierto es que no llega a los extremos de esta última a) porque la marca solicitada no es absolutamente idéntica al núcleo más fuerte de la marca registrada y b) porque la marca registrada está compuesta de dos palabras y la solicitada de una sola. Por lo tanto el caso presente es más leve, aunque según la Corte, si la duplicación servil es aceptable, tanto más lo será la duplicación imitativa.

Sin embargo, no escapa al sentido común que, si el núcleo es duplicado, descartamos el centro de la doctrina marcaria. El Magistrado disidente, que había propuesto la doctrina de la duplicación, ahora la contradice ¿En qué quedamos? Unas veces sí y otras veces no. Más grave es la situación y menos se confunden. ¿No está aquí planteada, además de una incoherencia, una manifiesta desigualdad en el tratamiento de los administrados frente a la ley?

Dilución 

Mientras que el objeto central del sistema marcario está en la tutela de la distintividad marcaria, particularmente cuando ésta se halla registrada, la Corte fomenta el enemigo jurado de la distintividad: la dilución de su concentración distintiva, al autorizar duplicaciones. La situación no es nueva, pero pese a toda la doctrina y estudios publicados desde que los tribunales empezaron a introducir la dilución como figura tolerada, concretamente desde la sentencia FIORUCCI y llevada al extremo por BENTATA, el plano inclinado debía fatalmente alcanzar la sentencia en estudio.

En lugar, por lo tanto, de sostener el sistema marcario aplicando la ley especial que tutela principalmente los derechos de los titulares legítimos, la Corte al debilitar los derechos de los titulares, debilita el sistema marcario en su totalidad, por tratarse de su esencia.

Falta de definición del objeto 

La falta de definición del verdadero objeto del recurso permite tanto a la solicitante como a la Corte desviar el objeto del recurso a consideraciones que están fuera de orden, específicamente a las marcas figurativas que nada tienen que ver son el recurso.

Esto permite también a la Corte irse a criterios aritméticos sobre parecidos, al afirmar que dos palabras no son una, pero sin añadir una palabra sobre fuerza distintiva.

Ausencia de doctrina 

El defecto fundamental de la sentencia está en su ausencia total de doctrina, tanto por parte de los Magistrados mayoritarios, como por parte del disidente. La doctrina hubiese podido sacarse de esas «pocas reglas» de valor permanente, pero no nos hace beneficiar de ellas, y ni siquiera se enumeran.

Ahora bien, con un mero criterio al tacto, sin caminos seguros, sin dirección fijada, con discusiones verbales oscilantes, la sentencia entera, incluyendo la disidencia, nos deja en una inseguridad jurídica considerable. En otras palabras, no hay criterio. Dependemos de litis verbales entre los Magistrados, los cuales precisan que cada caso es distinto, es decir que estamos condenados a adivinanzas o a intuiciones más o menos geniales o torpes.

Precedentes judiciales 

Es llamativo que la Corte no haya citado el precedente mucho más significativo de fecha 13 de octubre de 1994, en el cual se trató de un caso comparable al pretender el solicitante incluir en su solicitud, en forma idéntica, la marca registrada por otro. En ese caso, fue el solicitante quien añadió una palabra o, para ser más específico, otro apellido, mientras que la marca registrada tenía una considerable fuerza distintiva por haber sido acreditada por largos años en la vida económica por su titular.

En este precedente, que causó alarma hasta en los EUA, la Corte por unanimidad declaró que pese a la duplicación servil de una marca registrada, las marcas «no se confunden». Pero tampoco se supo por qué ya que la propia administración pública, entre otros, se había de hecho confundido, y había para qué.

Así pues, tenemos el precedente directo en que la duplicación de una marca registrada, añadiéndole elementos sin fuerza de mercado, es permitida. En el caso de la sentencia que aquí estudio, el mismo principio anterior es aplicado. Lo que el Magistrado disidente llama «premisa peligrosa» no es más ni menos que la ya sentenciada en este precedente con su aprobación.

Está claro que precedentes de mala calidad conllevan a cualquier posibilidad al no existir una doctrina orientadora.

La doctrina 

No es necesario ir muy lejos para hallar la doctrina requerida para dirimir el diferendo planteado, puesto que figura en la doctrina nacional, con lujo de detalles y de precedentes en los países más relevantes. Para ello me remito a la obra cuyos comentarios no reproduciré aquí, intitulada «Reconstrucción del Derecho Marcario» de 1994.

En pocas palabras, la doctrina, que recoge la sustancia de las grandes sentencias internacionales, y que además responden al órgano más seguro del hombre como es el sentido común, prescribe un examen según las tres reglas siguientes en el mismo orden jerárquico expresado:

-    Referencia a los productos. Si los productos son enteramente disímiles, tal como pudieran ser locomotoras y peines, no es preciso seguir examinando.

-    Referencia a los canales comerciales. Si los productos son susceptibles de incluirse en lo que técnicamente se llama una «familia», pero sus canales comerciales son enteramente distintos, tampoco vale la pena seguir examinando. Tal pudiera ser un canal dirigido a una industria especializada y otro a un consumidor masivo.

-    Referencia a las marcas en sí. Independientemente del criterio aritmético, un tanto ingenuo, una vez establecido el parentesco de productos y de canales comerciales, debemos ir directamente a los tres criterios de semejanza, como son: fonético, gráfico y conceptual. Estos se apoyan en la fuerza distintiva.

Nada de ello aparece de la sentencia. Tampoco la Corte tiene una palabra sobre la asociación de fuente, que es verdaderamente la novedad de la legislación europea actual y que se ha extendido a los EUA.

Incluso cuando se concluye que no hay confusión, subsiste la asociación de fuente, que no debe confundirse con la de origen. Por más acucioso que sea el comprador, cuando el radical es idéntico, lo que menos queda implícito es el efecto de la fuente común.

Nulidad de la Resolución administrativa 

Aquí llegamos a otro punto nodal. En efecto, en el auténtico precedente citado, la Corte, de motu propio y considerándolo asunto de máximo interés para el orden público, y llevando al extremo acrobacias técnicas, verbales y hasta imaginarias, declaró nula la Resolución administrativa recurrida por incompetencia del funcionario al no haber por tercera vez publicado en el Boletín Oficial los detalles de su delegación.

Pues bien, en este caso, como por lo demás en prácticamente todos los demás, también sería nula de nulidad absoluta la Resolución por incompetencia del funcionario porque los términos de su delegación no fueron reproducidos en el Boletín Oficial. Tanto más que se trata de Magistrados que intervinieron en ambos procesos. En cambio hay un silencio absoluto de todos los Magistrados.

¿Qué significa esto? Significa, sin más, que además de las oscilaciones terminológicas indicadas con «sic» más arriba, y de las incoherencias conceptuales que eventualmente podrían excusarse, existe lo que es mucho más grave, una desigualdad adicional y una discriminación inaceptable ante la ley dependiendo de la identidad de las partes.

Favorecer las prácticas ilícitas 

El resultado práctico, y también filosófico, del análisis científico de cuanto antecede, lleva a la ineludible conclusión de que a) las oscilaciones de criterio, según el caso, constituyen un juego peligroso para la estabilidad de la justicia b) producen el debilitamiento y la erosión progresivos del sistema marcario que es misión de la Corte sostener.

Reconstrucción de la sentencia 

Con el fin de no seguir analizando, y de transformar una pendiente inevitablemente crítica en un aspecto constructivo, me permito reconstruir lo que, según los principios reconocidos, ha debido ser la sentencia en su parte sustantiva: 

a)    las marcas distinguen ambas, conforme a las propias declaraciones de la solicitante, productos idénticos en un mismo mercado de venta masiva, y compiten por los mismos consumidores. 

b)    usan ambas idénticos canales comerciales de distribución, como son la venta por minoristas y detallistas. 

c)    de todas las posibilidades existentes, la solicitante ha escogido aquella que reproduce la fuerza distintiva de una marca arbitraria y la escribe igualmente en inglés. 

d)    por atentar contra el principio fundamental de la exclusividad de uso de una marca registrada, y por cuanto por lo menos crea confusión por asociación de fuente, se niega el registro del solicitante. 

Conclusiones 

Tal como ha podido observarse, no se trata de una sentencia cualquiera, sino que toca al meollo del sistema marcario como es la posibilidad de confusión.

Se ha observado una ausencia completa de doctrina que justifica las oscilaciones y disputas verbales de los Magistrados. Ello se debe a omitir el fundamento del sistema en que llenan su función las marcas, como es un mercado.

La Corte cita un precedente errado cuando ha debido entrar en el precedente que, por su doble condición de autorizar la duplicación y dilución de marcas registradas, y declarar nula una Resolución administrativa, ofrecía todos los elementos de juicio.

Por último, y esto es lo más grave, la Corte discrimina a los recurrentes y, por razones que no me toca comentar y menos analizar aquí, los trata según su identidad de maneras opuestas.

Debemos por lo tanto lamentar los términos de esta sentencia y aplicarnos con urgencia a rescatar el sistema marcario reconstruyéndolo en su totalidad.