MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA

Víctor Bentata (*)

Entre las disposiciones más importantes de la Decisión andina 344 está la institución de la llamada "marca notoriamente conocida" o simplemente marca notoria. Pero todo no es tan sencillo como parece en una primera lectura rápida. El propósito del presente estudio es plantear, analizar y resolver un cierto número de problemas típicos que la institución implica.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París (CUP), en su artículo 6 bis consagra la institución de las marcas notoriamente conocidas así:

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida".

La misma Decisión 344, artículo 108, último párrafo, establece otro principio fundamental como sigue:

"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

Tenemos igualmente la legislación contenida en la ratificación del acuerdo GATT-TRIPS en que Venezuela aparentemente aplicó para sí el artículo 65, lo cual implica que, con excepción de los artículos 3, 4 y 5 del mismo, entraría en vigencia en el país el 1 de enero de 2000. Sin embargo en la ratificación del Tratato tal como fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 4829 Extraordinaria, de fecha 29 de diciembre de 1994, no existió vacatio legis. Este Tratado en su artículo 16.2 y 3, dispone:

"2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

"3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada".

Por su parte el G3 ratificado por Venezuela, y del cual son Miembros Colombia, México y Venezuela, establece en su artículo 18-10:

 "Artículo 18-10: Marcas notoriamente conocidas. 1. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, también a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ella, por una persona que emplea esa marca en relación a sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios en la Parte de que se trate.

"2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 1, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 1.

"3. La persona que inicie la acción correspondiente contra un registro de marca concedida en contravención del párrafo 2, deberá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica".

El interés de reproducir el texto completo de la reglamentación legal, en lugar de simplemente citarla, aparecerá en el curso de este estudio.

Clarificación terminológica

Una parte sustancial de todas las dificultades acumuladas está en la confusión terminológica en que la expresión "marca notoria" ha ido cayendo. El concepto es en ningún caso unívoco. Pero inútil sería entrar a un desarrollo del tema sin antes precisar los diversos grados legales de la marca.

Entiendo por marca ordinaria, en términos de notoriedad, aquella que existe en un mercado nominal o se halla registrada y con un uso por así llamarlo menor, o ningún uso, es decir que no es necesariamente conocida.

Entiendo por marca notoria, en términos de la CUP, la marca que ha adquirido un nivel de conocimiento público tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individuable. Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado. Conforme a la CUP, la marca notoria está sujeta a las reglas de especialidad y de territorialidad.

Entiendo finalmente por supermarca, en términos de la legislación comunitaria andina, conforme al estudio de Dana R. Bentata sobre las "Supermarcas", la marca cuya declaratoria oficial de notoriedad impide el registro de una marca idéntica o confundible con ella, por parte de un tercero no autorizado, en una cualquiera de las clases de la clasificación de Niza. A diferencia de la marca notoria prevista en el artículo 6 bis de la CUP, la supermarca andina no está sujeta a las reglas ni de especialidad ni de territorialidad, es decir que si una marca es notoria en cualquier país del mundo, lo es igualmente y de oficicio en cualquier país Miembro de la Comunidad Andina.

Me parece inútil recapitular históricamente la evolución legislativa de este concepto en la legislación andina puesto que lo que nos interesa aquí son exclusivamente precisiones conceptuales.

Base legal del concepto

Es importante establecer que la base legal del concepto de marca notoria no está en la legislación marcaria, sino en un concepto más amplio de responsabilidad civil. En efecto, el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro sólo tiene, en el derecho estrictamente marcario corriente, el límite establecido por los derechos inherentes a una marca registrada.

Siendo más específico, la idea de marca notoria se encuadra dentro de las prácticas ilícitas y constituye el medio, hoy legal, de combatir el enriquecimiento ilícito. En efecto, nacemos todos dentro de un amplio contrato social en que cada uno de nosotros es — incluso desde antes del nacimiento — sujeto de derechos y de obligaciones. Estos son desarrollados en la vida civil, cuyos dos puntos de apoyo económico son: el derecho activo a la libre inicitativa económica y la obligación pasiva universal de no interferir con la misma. Una de las formas de interferencia es el aprovechamiento ilícito de la reputación creada por otro. Las interferencias pueden ser reprimidas de dos maneras distintas: mediante la imposición de una sanción legal, o mediante la imposición de principios de responsabilidad civil general basada en el contrato social aludido, llamados prácticas económicas ilícitas.

El concepto de marca notoria es en verdad único. El añadido de "notoriedad" constituye una referencia extramarcaria a la situación de un mercado dado, y en tal sentido ensancha la estrechez de la noción de marca hasta invadir terreno propio de las prácticas ilícitas, que a su vez es más amplio que el de la estricta competencia desleal planteada entre competidores. Esto significa que la institución de la marca notoria eleva a un nivel legal expreso lo que en realidad constituye una práctica económica ilícita, y se coloca en una región gris situada entre ambos.

Existen diversas medidas de desbordamiento de los límites de la marca que podemos decir ordinaria. La primera consiste en la noción plasmada en la CUP. Aquí la diferencia entre la marca ordinaria y la marca notoria está exclusivamente en el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la marca notoria puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente. Nos encontramos así en el terreno de la fuerza ejecutoria. No es lo mismo actuar contra la violación de un simple registro marcario cuando la marca no es usada, y actuar sobre la base de una marca extensamente usada en el mundo aunque no fuere registrada.

Al entrar en el terreno del mercado, en que la marca notoria es significativa y no simplemente nominal, entramos de plano en la responsabilidad civil.

Tal como puede observarse, la mera situación de mercado nada tiene que ver con la calidad o no del bien mercadeado. La marca notoria no implica ni una función de garantía de calidad ni una calidad intrínseca, sino sólo el conocimiento de su existencia por parte de un universo de consumidores legalmente definido. El malentendido sobre la calidad se halla generalizado, tal como lo muestra la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su sentencia de fecha 3 de agosto de 1995 sobre la marca NINTENDO para juegos. Pero evidentemente se trata de un error doctrinario.

Extensión del concepto

El Convenio G3 establece que la notoriedad debe existir como consecuencia de "actividades comerciales" en cualquier país del mundo. La expresión significa que no basta el hecho de ser conocida, como pudiere serlo como consecuencia de programas televisados o de simple publicidad, sino que debe existir venta efectiva del producto en algún país. Esto supone, por otra parte, que la actividad comercial en cualquier país es conocida, por lo menos por personas del ramo, en todo otro país en virtud de la red actual de comunicaciones.

El convenio TRIPS va en cambio mucho más allá. En efecto, reconoce que existe notoriedad, no sólo cuando la marca es conocida dentro del universo de sus consumidores reales o potenciales, sino que lo extiende al hecho de que haya existido "promoción" de la marca. Se entiende que la promoción apunta a una publicidad que es anterior a la existencia de una explotación real del mercado. Ni siquiera indica, a semejanza con el Art.110 de la Decisión 344, que el bien deba estar disponible en el mercado aunque no haya existido venta.

Del conjunto de las disposiciones legales, incluyendo en ello la CUP y la Decisión 344, puede concluirse que es notoria una marca cuando la marca ha sido simplemente publicitada en cualquier país del mundo, siempre que dicha publicidad haya llegado a ser conocida del círculo de consumidores potenciales del bien de aquel país de que se trate. El problema restante es por lo tanto uno de prueba.

Tipos de marca incluIdos

Ya la Decisión 344 habla de "signos" lo cual, por definición, incluye la totalidad de los signos distintivos para los cuales es reclamada una declaratoria de notoriedad. Ello comprende las marcas de servicio (expresamente previstas en TRIPS y en G3), las marcas colectivas, los lemas comerciales y los nombres comerciales, es decir la gama entera de cuanto es protegible como marca.

En cuanto a las denominaciones de origen, no se trata de marcas, y por lo tanto deben ser excluídas de la posibilidad conceptual de acceso a la categoría de marca notoria. La alternativa para tener acceso, consistiría en declararla marca, con lo cual perdería todos los privilegios que la rodean.

Carácter defensivo de la marca notoria

A diferencia de la marca registrada, que tiene por objeto precaver, y actuar contra la confusión en cuanto a la fuente del bien mercadeado, la marca notoria no tiene por objeto ni precaver ni actuar contra una violación de registro. Su objeto es distinto. Consiste esencialmente en impedir que una marca idéntica o confundible con ella pueda ser admitida al registro al estar otra registrada o alternativamente al no estar registrada pero ser registrable por existir en cantidad abundante en el mercado. En efecto, se halla prevista entre los impedimentos relativos al registro de una marca según la Decisión 344 y en el aparte 2 del artículo citado del G3.

Su naturaleza jurídica es por lo tanto defensiva y no agresiva. Por eso constituye una de las bases de observación y oposición tal como está contenida en el artículo 83 de la Decisión 344.

Pero hay algo más. El carácter defensivo se traduce en un mayor peso en el caso de procedimientos de ejecución de derechos marcarios registrados. Una cosa es ejercer una acción contra la violación de un registro cuando se trata de una marca ordinaria, y otra cosa es ejercer la acción cuando se trata de una marca extraordinaria, es decir notoria en un mercado dado. La buena fe o mala fe del usuario no autorizado queda en gran parte determinada precisamente por la notoriedad o no de la marca. Es obvio que el usuario no autorizado de una marca notoria conoce, o está supuesto conocer, que la marca existe en el mercado y que se trata de la marca de otro. Esto agrava su situación y debe tener un poder de convencimiento importante sobre el juez.

El carácter defensivo de la integridad de la marca, cuando se trata de marca notoria, es igualmente acentuado cuando se trata de marcas no registradas en que existe un abuso por parte de terceros. La posibilidad de ejercicio de una acción por práctica ilícita tiene una dimensión completamente distinta según se trate de una marca notoriamente conocida o de una marca no conocida en el mercado en una escala comercialmente significativa. Con esto derivamos a la responsabilidad civil prevista en el artículo 1185 del Código Civil, además de las disposiciones del artículo 10 bis del la Convención de Prís y del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Posibilidad de plantear infracciones

Hemos visto el carácter esencialmente defensivo de la marca notoria. Ahora debemos preguntarnos si la marca notoria, aún sin registro, es capaz de plantear una acción por violación e indirectamente reclamar exclusividad de uso al no poderlo hacer directamente. La exclusividad de uso es un atributo esencial del registro. Pero ¿implica esta afirmación la imposibilidad de actuar en juicio?

La notoriedad calificada, en primer lugar, da un derecho calificado a ser registrada. Pero no por ello puede considerarse que lo está. En segundo lugar, es concebible la situación en que, al no ser registrada, pide su registro y actúa al mismo tiempo contra una infracción. Pero en este caso la acción marcaria no calificaría por ser prematura, y la demanda podría ser declarada sin lugar.

El ordinal 3 del texto legal del TRIPS arriba citado, extiende la noción de la CUP y permite la acción por notoriedad, aunque no expresamente marcaria en su sentido técnico, si quedan llenas las dos condiciones siguientes: que implique una asociación mental fraudulenta en cuanto a la fuente, y que "lesione los intereses del titular" de la marca registrada.

En este punto, el G3 va mucho más allá al utilizar la expresión "constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca". Al introducir la figura del enriquecimiento ilícito, abre de par en par la puerta a la acción por prácticas ilícitas.

Notoriedad y hecho notorio

Sin pretender entrar en sutilezas excesivas, puede sin embargo establecerse una diferencia conceptual significativa entre estos dos conceptos. Tal como lo indica Manuel Pachón, notorio es todo aquello que la gente sabe en forma general y que está, por así decirlo, en el aire que se respira. Por otro lado, la notoriedad es una categoría legal sujeta a definiciones y a una prueba. Es por lo tanto natural que la notoriedad, en su sentido técnico, pueda constituir un hecho notorio, pero requiere en todo caso de una prueba que la califique como tal. A la inversa, el hecho notorio puede no calificar como notoriedad si no existe precisamente la prueba correspondiente.

La distinción fue acogida en las Resoluciones administrativas colombianas BENETTON (Resolución 1493 del 4.9.92) y NÁUTICA (Resolución 00777 del 25.1.95). En efecto, en el primer caso citado, la administración colombiana había declarado: "La notoriedad de una marca no debe confundirse con el hecho notorio, circunstancia por la cual quien afirme que una marca tiene el carácter de notoria no queda liberado de la carga de la prueba. Dicho en otros términos, la notoriedad de una marca no queda comprendida dentro del aforismo según el cual lo notorio no requiere prueba".

Notoriedad y marca renombrada

Siguiendo el plano inclinado de la célebre sentencia de la Casación francesa en el caso HOTEL RITZ (27.3.86), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso VOLVO (Gaceta Andina del 28.2.88) entró en el concepto de "renombre" de una marca. La Casacion francesa había hablado de la marca de "alto renombre" (haute renommée) como acreedora de una tutela extraordinaria frente al común de las marcas, e incluso a la marca notoria en el sentido estrecho de la CUP. Así fue que el registro de la marca CHARLES OF THE RITZ para cosméticos fue rechazado por existir el famoso Hôtel Ritz, pasando por encima del principio de especialidad. Sin embargo este concepto no aparece en la ley (salvo la ley brasileña), por lo cual debe concluirse que el argumento se apoya más bien en las prácticas ilícitas a cubierto de una acción marcaria.

En el caso andino, el tribunal distinguió la marca conocida en un universo particular de consumidores, y la marca conocida del público en general. En verdad, no se comprende el propósito de la distinción, puesto que las marcas notorias constituyen según la ley una categoría única en ambos casos. La distinción conceptual es no sólo legalmente inoperante, sino que presta a confundir aún más una terminología ya oscilante. Sería excesivo pretender distinguir una marca notoria andina, que es ya una supermarca frente a la marca notoria de la CUP, y una supermarca notoria andina que sería aún más. ¿Cuánto más? No puede haber más por el simple hecho de que la supermarca es en sí ya casi todopoderosa, por lo menos durante el tiempo en que efectivamente subsista la notoriedad.

Como bien lo observa Nubia S. Martínez, lo que el tribunal andino hace no es tanto interpretar la ley, sino introducir una protección distinta otorgada por el derecho común. Por otro lado, la ley civil nacional de cada Estado Miembro no puede ser interpretada a nivel comunitario. En otras palabras, se trata de un concepto cuya revelancia está en las prácticas ilícitas que escapan al derecho estrictamente marcario.

El Prof. Carlos Fernández Novoa propone que se llame "marca renombrada" a aquella que "es conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos o servicios diferenciados por la marca" además de poseer "un goodwill muy alto". Con el respeto que merece mi distinguido colega, me permito disentir de esta sugerencia que introduce una nueva distinción esta vez geográfica u "horizontal", como es la del mercado concernido y la de mercados diferentes, lo cual confunde aún más la terminología, además de que la intensidad del goodwill ya ha quedado definida con las definiciones de la CUP y la andina.

Como conclusión de este aspecto, es mi opinión que debe suprimirse de la terminología legal el concepto de marca renombrada por crear una confusión terminológica fácilmente evitable, y que deben mantenerse los dos conceptos que pudiéramos llamar clásicos de marca notoria en el sentido de la CUP y de supermarca (legalmente también llamada marca notoria) de la Decisión 344.

LA NOTORIEDAD COMO HECHO Y SU PRUEBA

La notoriedad reconoce una situación de hecho y no de derecho. La notoriedad tiene un nacimiento y puede igualmente morir. Sin embargo, deriva la existencia de un derecho a partir de un hecho debidamente calificado conforme a los requisitos de ley. Ello convierte el hecho notorio en notoriedad legal.

Se trata por lo tanto de probar hechos. Pero cuando la prueba tiene lugar ante la oficina administrativa del Estado y no ante un tribunal, ¿está obligada la administración a respetar un plazo dentro del cual deben ser presentadas todas las pruebas correspondientes? ¿O bien puede aceptar todo tipo de pruebas hasta que llegue el momento de decidir?

Sabemos que el plazo legal para formular observaciones y oposición, bajo la Decisión 344, es de un mes calendario a partir de la fecha de la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial. En teoría, por lo tanto, este lapso es fatal. En la práctica, los términos cronológicos excesivamente angostos que da la ley no permiten formular observaciones y oposición efectiva, teniendo en cuenta que una parte sustancial de la marcas que reclaman notoriedad tienen su origen en el extranjero, y de que todas las pruebas deben ser, además de recopiladas sobre años pasados, debidamente legalizadas y traducidas al español a fin de surtir efecto legal.

Por otro lado, y conforme a la CUP la administración tiene de motu proprio la facultad de declarar una marca notoria, y se supone que ello es posible en ausencia de las pruebas que normalmente aporta la parte interesada, por considerarse que la notoriedad es una institución de interés general. Su objeto es, en efecto, no solo salvaguardar derechos privados, sino el buen orden del mercado, y por sobre todo hacer respetar el principio político neoliberal según el cual todo enriquecimiento lícito requiere ser precedido por un esfuerzo o una herencia en regla.

Y puesto que la administración puede lo más, debe igualmente poder lo menos, y aceptar pruebas de los hechos que contribuyan a su convicción, hasta el momento de decidir. Observemos que efectivamente la notoriedad se halla encuadrada bajo la categoría de "observación", que define el gesto espontáneo del ciudadano con el fin de alertar a la administración asegurando con ello el cumplimiento cabal de la ley y de su espíritu.

Si tal es la situación legal por lo que respecta a la administración, no es así en lo que respeta a las partes. Por un lado es obvio que, en una materia típicamente internacional como es la que nos ocupa, el plazo de observación y oposición de 30 días es excesivamente breve e inoperable. Se produce aquí un típico hecho del Príncipe que suspende la caducidad del término de prueba de notoriedad, no solo por el considerable volumen de datos que cada Boletín Oficial obliga a examinar, sino además porque las pruebas deben con frecuencia ser recabadas en diversos países del mundo, obtener certificaciones notariales, legalización de documentos, su transporte a Venezuela y su traducción certificada al español. Por otro lado el término de la Decisión 344, no siendo imputable al interesado, se produce la hipótesis del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, y la extensión del plazo se torna necesaria.

Además puede la parte invocar, por analogía con el artículo 393 del mismo Código citado, el término de la distancia o término ultramarino de pruebas, por tratarse de pruebas y de hechos a recabarse en el extranjero, con lo cual el término puede extenderse por seis meses. Pero no basta con solicitar el término, éste deber ser "obtenido" conforme al artículo siguiente del mismo Código..

Puede entretanto y por lo menos presentarse el facsímil de pruebas en curso mediante copias simples o fotocopias, invocándose para ello el valor que les confiere el artículo 429 del Código citado, es decir que "se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario". Pero teniendo en cuenta que el plazo de impugnación es de cinco días y de que se aplica el principio de estar las partes "a derecho" por no existir "traslado" de las actuaciones a la contraparte, la parte opuesta podría hallarse en un estado de práctica indefensión. Por ello es equitativo, por lo menos en el plano administrativo, tener dichas pruebas como principios de prueba susceptibles de crear un contexto favorable a la notoriedad, si fuere el caso. Además, desde luego, de que el opositor puede, de conformidad con el artículo 49, ordinal 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, reservar para sí el derecho de presentar con posterioridad otros elementos de apoyo de su petición.

Notoriedad y calidad

Una confusión habitual debe ser de inmediato deshecha. Se confunde, en efecto, notoriedad y calidad de los productos. También la ley contribuye a ello al hablar, como el G3, del "prestigio" de la marca. La marca notoria, tal como su mismo nombre lo indica, nada tiene que ver con la calidad, buena o mala del producto. Puedo ser un aficionado del producto marcado COCA-COLA, como puedo rechazar el producto por parecerme desagradable. Pero en ambos casos la marca será notoria.

La confusión se produjo no solo en el texto citado del G3, sino en la sentencia de la Corte Suprema venezolana en el caso NINTENDO. Si así no fuese, quien deba probar notoriedad debería al mismo tiempo probar la "calidad" de su producto, no se sabe por qué métodos ni por qué medios. Al no ser exigido tal requisito, hablar de calidad es equivalente a crear una nueva ley sobre la marca notoria.

La fuente y el consumidor

Pero en segundo lugar puede decirse que la tutela de una notoriedad, precisamente con vista al principio de política económica y de filosofía social citado, debe proteger a quien hizo la marca notoria por su esfuerzo y asumiendo un riesgo económico. Toda persona tiene, en efecto, el derecho de gozar de los frutos de su esfuerzo sin interferencia ilícita de terceros. Entre los efectos de la interferencia está un daño concreto que puede ser causado al titular al diluir la marca si la misma es aplicada a un bien tanto competidor (lo cual lo transformaría en infracción) como no competidor.

En tercer lugar puede decirse que el efecto de la tutela, y no su motivo ni su causa, es la protección de un consumidor susceptible de confundirse en cuanto a la fuente de producción. Pero este elemento es enteramente subordinado en vista de que la notoriedad, en su sentido legal, no implica pronunciamiento alguno sobre la calidad del bien vendido u ofrecido en venta.

Marca engañosa y marca notoria

La institución de la marca notoria procede esencialmente, como lo sabemos, de la CUP y de la legislación comunitaria andina. Anteriormente a estos instrumentos, teníamos en Venezuela la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que por no haber sido derogada, sigue aún vigente, por lo menos en la medida en que sus disposiciones no colidan con las de la legislación regional que le es de rango superior.

Bajo la legislación de 1955, se aplicaba una institución distinta como es la noción de la marca engañosa, contenida en el artículo 33.12, cuyo texto es el siguiente:

"No podrá adoptarse ni registrarse como marca:...12.- La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada, o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad".

Tal como puede observarse, se trata de una disposición claramente distinta a la de la marca notoria. Tanto es así que la Decisión 344, que fue aplicada en Venezuela desde el 1.1.94, tiene para cada una de ellas una disposición completamente distinta, incluyendo así la marca engañosa en el artículo 81.h que enumera los impedimentos absolutos al registro, mientras que la marca notoria está incluída en el artículo 83.d y e, que enumera los impedimentos relativos, es decir, de interés particular.

Pese a tan clara distinción, la Corte Suprema, en la sentencia GALLERIES LAFAYETTE, fechada el 10 de marzo de 1993, confunde las dos nociones haciendo derivar la segunda de la primera. De esta manera, una de las posibles consecuencias del engaño, como puede ser la confusión de fuente, es convertida en la institución de la marca notoria. Aunque para la época no era aplicable la institución de la marca notoria, su noción es sin embargo acogida por la Corte por considerarla entre las normas "orientadoras de las tendencias legislativas en la materia" y aplicando estas "tendencias" en la dispositiva. Con ello se viola el sencillo dilema de que o bien la ley está vigente y se aplica, o bien no está vigente y no se aplica (puede en esto verse mi estudio publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, No.90, de la Universidad Central de Venezuela, en 1993). Este desacierto, evitable con el simple cotejo de la Decisión 313 ya aplicada en otros Estados andinos para aquella fecha, debe ser puesto de manifiesto con objeto de evitar una confusión conceptual adicional a las ya apuntadas.

Incidencia de la publicidad

La publicidad comercial es uno de los elementos esenciales de la marca, ya sea ésta registrada o no. Una marca vale en la medida en que es dada a conocer como tal, es decir, en que es publicitada. Una marca desconocida, sólo registrada, no tiene valor comercial alguno. Y sabemos que el derecho marcario es un derecho directamente derivado de un mercado, y en ningún caso formalista.

Es a la sombra de la publicidad comercial, precisamente, que se colocan las formas de la competencia desleal y de las prácticas oblícuas. La elevación de la categoría de simple uso y de simple publicidad comercial a la de marca notoria calificada, ha transformado en ley lo que es una práctica ilícita. Con ello se subraya el interés decisivo de la publicidad comercial en materia de marcas. En el fondo, la institución de la marca notoria tiende a tutelar los efectos de la publicidad, recogiéndolos a fin de que se produzcan en favor de quien la acreditó, evitanto de paso la posibilidad de confusiones del consumidor en cuanto a la fuente.

Entre los efectos de la publicidad, cuando son negativos, debe contarse la posible pérdida de distintividad o dilución de la marca. En efecto, al sobrepasar la venta del bien una cierta proporción del mercado total del mismo, la marca puede confundirse con el nombre mismo del producto, y crear incluso un abuso de posición dominante, tal como sucedió en el célebre caso de la marca americana BORDEN. Tal es el destino inevitable de un bien patentado si no se adoptan precauciones especiales y precisas en vista de la situación de monopolio, entre otros, usando siempre una designación común de la categoría del bien, aunque fuere inventada por el titular mismo, conjuntamente con la marca. En los demás casos puede alcanzarse un punto del mercado total en que sea conveniente introducir una nueva marca o fomentar un competidor con el fin de debilitar el poder quasimonopolístico de la marca notoria. Los peligros esenciales son, por lo tanto, la banalización de la marca y el abuso de posición dominante.

Por otro lado, al dejar de ser la marca original propiamente marca por falta de esta exigencia esencial, tampoco puede ser registrada, y su registro queda descalificado. En el caso contrario de rehabilitación de una marca que haya perdido distintividad, la publicidad es un factor prácticamente decisorio. Al crear un énfasis sobre la identidad de la fuente del producto, aunque ésta no sea específicamente articulada, no sólo puede ser rehabilitada una marca, sino que su titularidad se torna una de las bases de acción.

La encuesta de notoriedad

Debe repetirse que la encuesta no es practicada a estos fines dentro de la tradición judicial venezolana e incluso andina. Pero si se desea introducirla, deben tenerse en cuenta diversos factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

a) la encuesta debe ser planificada y conducida por una organización profesional especializada conocida por su competencia y probidad, de manera que la misma pese a favor de los resultados que presente;

b) las preguntas deben poder ser formuladas de tal manera que no inclinen a una respuesta preconcebida, y de manera que cree una opción abierta y no orientada a quien deba responderla;

c) debe escogerse el territorio en el cual se hagan las preguntas, dependiendo de la naturaleza y categoría del bien de que se trate. Existen efectivamente regiones más o menos desarrolladas en que ciertos productos son o desconocidos, o no son acreedores de una aceptación generalizada, por ej. un licor especialmente apreciado en ciertos lugares puede no serlo en otros;

d) el número de personas entrevistadas debe ser suficiente, además de representativo, con objeto de dar credibilidad a una pretendida posición del "público consumidor".

Debe añadirse que, en los EUA, en que existe una práctica de encuestas (survey), la mayoría de las encuestas son descalificadas por estimar el tribunal que las preguntas no son adecuadas al fin buscado. Con esta reserva, puede entenderse que en Venezuela resulte extremadamente delicada la prueba correspondiente, razón por la cual conviene apoyarse en las pruebas convencionales.

Notoriedad en el extranjero

Conforme a la Decisión 344, la notoriedad calificada en cualquier país del mundo vale como notoriedad en el país. Esta disposición que parece inocente, presenta problemas de diversa índole, entre los cuales señalaré dos: ¿Cómo probar dicha notoriedad cuando las administraciones locales no la certifican? y la segunda: ¿Cómo entender el principio de reciprocidad como condición de su validación?

En el primer caso existen situaciones en que pueden obtenerse sentencias que coronen procesos marcarios o de prácticas ilícitas, y en las cuales el tribunal declare la marca notoria en el sentido, por ejemplo, de la CUP. En ausencia de tales sentencias, tendrá que apelarse a todos los medios de prueba enumerados en el presente estudio con el fin de configurar el carácter de notorio en el sentido de la comunidad andina.

En segundo lugar, la reciprocidad como requisito ha sido muy debatida. En ausencia de tratados bilaterales y de reciprocidad legislativa, la administración presume una reciprocidad de hecho. Además la CUP misma establece el principio, no de reciprocidad, sino el carácter de miembro de una comunidad internacional la cual, en principio, va más allá de la simple reciprocidad. Hasta el presente, la administración local, acertadamente, ha presumido en todos los casos la existencia de la misma, salvo que se presente prueba en contrario. El hecho de que ninguna administración esté dispuesta a certificarla, no deja otra puerta abierta que la de acudir a la buena voluntad de una Embajada que esté dispuesta a precisarla de alguna manera considerada suficiente, quedando como alternativa la presunción indicada.

Titularidad de la acción

¿Quién es el titular de la acción de declaratoria de notoriedad? Existen tres posibilidades legales: La primera es ofrecida por la CUP al permitirla "de oficio" por la administración; la segunda, también planteada en la CUP, se refiere al "interesado", expresión ésta que crea una ambigüedad; finalmente cualquier ciudadano miembro del público habitante del país, a título de alerta en aras del bien público.

La expresión "el interesado" permite una doble interpretación, ya sea restringida al titular mismo de la marca notoria, es decir que la acción es personal, ya sea ampliada a la noción de ciudadano, en cuanto que todo ciudadano debe estar interesado en el cumplimiento de la ley. Y es por ello que existe el procedimiento de "observación" y no necesariamente de "oposición". En efecto, la distinción entre estas dos expresiones apunta por un lado al interés general, y por el otro al interés particular. Que en nombre del interés general pueda actuarse en materia de notoriedad, es una forma profiláctica de evitar abusos de la reputación ajena.

De lo anterior debe concluirse que toda persona debe tener el derecho de hacer observar a la administración pública la existencia de una notoriedad no percibida. Ello se apoya en la posibilidad de que la administración actúe de oficio, y además en la existencia de un verdadero "contrato social" (ver mi obra "Teoría General de las Prácticas Económicas Ilícitas") en el cual todos nacemos y desarrollamos nuestra actividad económica y profesional.

En la práctica no basta con ser "el interesado", porque las solicitudes espontáneas de declaratoria no son resueltas, dándose absoluta preferencia a las solicitudes hechas al existir contención. Existe por lo menos un caso en que la administración venezolana ha permitido a un tercero con respecto a la litis administrativa, de hacerse presente y hacer valer su alegato de notoriedad. Es el caso de la marca JACUZZI, Boletín 405, Tomo I, p.130 y s. del 27 de setiembre de 1996.

La notoriedad no permite una equivalencia con el llamado "mejor derecho" al registro frente al derecho de otro. Este último procede por vía de oposición dirimida en un tribunal, mientras que la notoriedad es decidida en la administración. La primera es contenciosa y la segunda puede ser ser decidida ex-parte.

Posibilidad de acción oficial

Una lectura cuidadosa del artículo 6 bis de la CUP revela que lo que es requerido de los Países Miembros es, no sólo protección contra registros indebidos, sino también contra su uso no autorizado. Pero la disposición no regula la forma cómo la autoridad administrativa pueda ordenar a los terceros el cese del uso, dejándolo a la legislación interna de cada País Miembro. En Venezuela no existe previsión al respecto.

Sin embargo, existen diversos procedimientos posibles dentro del marco legal general, tales como a) la notificación personal del infractor mediante oficio, además de su ratificación mediante publicación en el Boletín Oficial; b) el envío del expediente con la Resolución correspondiente, a los fines de su ejecución, al organismo del protección del consumidor, el cual dispone de una fuerza policial propia además del derecho a imponer multas.

En el parecer de quien suscribe, las dos posibilidades anotadas pueden ser ejecutadas en forma sucesiva. Al no ser acatada la Resolución en forma espontánea por el infractor, la administración debe poder, ya sea de oficio o a petición de la parte interesada, enviar el expediente a la administración de protección del consumidor.

Pruebas de la notoriedad

Puesto que la notoriedad es una situación de hecho y no de derecho, la prueba correspondiente es fundamental. El artículo 84 de la Decisión 344 tiene el texto siguiente:

"Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

Tal como puede observarse, apartando el último literal que es realmente irrelevante por desviarse del objetivo central, los demás literales se reducen a la existencia de un conocimiento, su intensidad y su antigüedad.

A tal efecto, pueden considerarse diversas pruebas, que pueden ser divididas en dos categorías en cuanto a su calidad y contundencia. En el primer grupo, el más relevante, deben incluirse aquellas que consisten de publicaciones procedentes de asociaciones de consumidores y de revistas o periódicos técnicos, en que la comparación de los bienes procede de fuentes independientes sin interés en el caso concreto; otra prueba de relevancia consiste en publicidad hecha por los medios más costosos, como pueden ser videos, fotografía de acontecimientos deportivos, videos en competencias internacionales, panfletos, prospectos, y similares; otro elemento de gran peso consiste en la historia de la creación y evolución de la marca, incluyendo en ello diccionarios comerciales y biográficos; por último, y para el caso de compañías con acciones listadas en una Bolsa de Valores, un cierto número de sus informes anuales con indicación de su evolución de ventas (certificado por Auditores independientes).

Una segunda categoría de pruebas, de menos peso, pero igualmente contributivas a la formación de una convicción, consiste de las copias certificadas de registros de la marca obtenidos en diversos países del mundo, si es posible adjuntando copia certificada, legalizada y debidamente traducida al español; declaraciones de Auditores independientes de reconocida solvencia certificando la cifra global de ventas y los puntos de venta, así como la de la publicidad comercial que la acompaña, tanto en el plano mundial como en lo referente al país concernido si fuere el caso; por último, la copia de facturas comerciales, de preferencia con frecuencia sostenida en el tiempo, aunque no fueren ratificadas por testimoniales de sus destinatarios, lo cual constituye principios de prueba.

La presentación de certificados de registro de la marca en varios países del mundo no constituye por sí prueba de notoriedad, aunque crea una presunción favorable por cuanto nadie incurrirá en gastos cuantiosos y una planificación internacional para una marca sin valor comercial.

Desde luego que la lista aquí especificada no es ni puede ser exhaustiva, sino enunciativa, y puede ser complementada por cualquier otro tipo de prueba idónea.

Formas de declaratoria de notoriedad

La declaratoria de notoriedad debe claramente distinguir el hecho notorio y la notoriedad. Para ello deben ser distinguidas dos situaciones fundamentales. En primer lugar está la posibilidad unilateral y espontánea de declaratoria por parte de la administración, sin que medie solicitud de parte; en segundo lugar está la declaratoria de notoriedad que concluye un procedimiento de observación con intervención de parte.

En el primer caso, estimo que la administración, por más espontánea y sincera que sea su declaratoria, debe constituir un expediente, y no hay expediente sin que exista prueba del hecho decidido. Esto explica el caso excepcional de declaratoria unilateral. Un ejemplo de ello lo tenemos en Venezuela en los casos O-I (Boletín 382 del 10.6.94, a nombre de Owens-Illinois Inc.) y GRAFFITI (ver más abajo) en que la administración usó esta declaración unilateral para cancelar el registro de la misma marca a nombre de otro. Pero en el segundo caso, el aporte de pruebas es una condición sine qua non a fin de permitir su evaluación y la emisión de un juicio. La diferencia estriba por lo tanto, en la cantidad y calidad de las pruebas en ambos casos, con el elemento decisivo que en el primero ya la administración ha llegado subjetivamente a la convicción de que existe notoriedad calificada.

La declaratoria de notoriedad no puede ser, a los efectos legales, implícita o ambigüa, sino que debe ser expresa y clara. Para el caso de las declaratorias hechas a manera de considerandos, la validez de las mismas es dudosa y atacable. En efecto, se trata de la constitución de un derecho de significación, puesto que permite impedir el registro de cualquier otra marca confundible en cualquier clase de la clasificación oficial de Niza.

Por lo general, la administración adopta la posición de no pronunciarse sobre peticiones espontáneas de declaratoria de notoriedad, sino que se pronuncia al existir un procedimiento contencioso en que la notoriedad es expresamente alegada. Su razón es puramente práctica: no podría atender al número considerable de solicitudes que se presentarían y efectivamente se presentan sin procedimiento contencioso. Pero esta situación es legalmente criticable.

Otro punto de interés está en la posibilidad legal de revisión de la apreciación, o del criterio de apreciación, de las pruebas, ya sea por vía administrativa, ya sea judicial. La autoridad legalmente competente es sin duda la administración. Y al tratarse de una apreciación personal sobre los méritos quantitativos y cualitativos de la notoriedad, a mi juicio no está sujeto a recurso. Tanto el jerárquico administrativo como un tribunal deberán aceptar como un "hecho probado" las resultas de este criterio, y apoyado en él discutir aspectos más generales de legalidad.

Funciones cuasijudiciales de la administración

El artículo 6 bis.1 de la CUP permite a la administración librar a terceros una orden de cese de uso de una marca idéntica o confundible con una marca notoria, aunque no especifica el procedimiento que es dejado a la legislación local. ¿Cuál será pues el procedimiento en el caso de Venezuela?

La administración podrá ordenar el cese correspondiente mediante una publicación en el Boletín Oficial, o hacer una notificación personal, o alternativamente apelando a los servicios del órgano administrativo de protección del consumidor, el cual dispone de una policía propia a tal efecto. Podrá hacerlo en los términos del texto citado, con lo cual se entiende que el espíritu de la norma es descargar a los tribunales dando a la administración ciertos poderes para poner orden en el mercado, distintos a aquellos atribuídos por ley al organismo de protección del consumidor o a los tribunales.

¿En qué terminos puede darse la orden? La ley no prevé plazos, y en consecuencia es obvio que los mismos deben quedar a la discresión y a la prudencia de la administración según la naturaleza del bien. Este procedimiento no ha sido aún utilizado pero puede representar un progreso considerable en los procedimientos marcarios disponibles.

Efectos de la declaratoria en el tiempo

Si la notoriedad es una cuestión de hecho y no de derecho, aunque comportando efectos jurídicos, ¿cuál es la duración de su vigencia? La pregunta es importante puesto que un hecho puede ser cierto hoy y falso mañana, o vice-versa, y que las condiciones del mercado son continuamente cambiantes y, como lo dice Ricardo Metke, "el carácter de notorio puede variar en el tiempo por razón de la intensidad de su uso y del reconocimiento que tenga por parte de los consumidores en diferentes momentos". En aras de la seguridad jurídica debe poderse precisar si la notoriedad declarada puede ser opuesta a una solicitud de registro sine die, y si la acción por práctica ilícita sigue viva hasta que sea anulada la declaratoria de notoriedad por la misma vía en que fue declarada.

Es de notar que la ley sólo se refiere a declaratorias de notoriedad, pero no a sus revocatorias eventuales. Tampoco indica un plazo fijo de vigencia de la notoriedad declarada, lo cual, por otro lado, tiene una base realista, puesto que los diversos productos tienen vidas distintas y que no pueden generalizarse a una duración uniforme, como los registros marcarios de diez años.

La dificultad puede ser subsanada sin requerirse una nueva declaratoria de revocación, precisamente porque la declaración misma sólo se refiere al tiempo en que fue suscrita y en los términos en que lo fue, pero no se proyecta a futuro. Su validez perdurará mientras la marca misma sea efectivamente notoria en los términos de ley. La situación es comparable a la de la dilución causada por el propio titular de la marca: cuando la dilución es calificable, queda descalificado el registro por haber perdido la marca el requisito esencial de distintividad.

Tenemos en Colombia el precedente interesante de la marca CASTALIA. Una sociedad alemana pidió el registro de la marca para cosméticos, y contra ella formuló oposición una sociedad colombiana con base en la declaratoria de notoriedad de la misma marca registrada para bebidas de todo tipo. La solicitud fue rechazada por la administración, y en apelación igualmente administrativa, la administración concedió el registro, considerando que, apartando la diferencia significativa de los productos, la antigua marca notoria no estaba ya en el mercado ni su titular aportó pruebas para demostrar lo contrario. Este precedente ilustra el hecho de que los efectos de una declaratoria de notoriedad son a precario, al igual que la distintividad misma de la marca.

Derecho de la notoriedad al registro

Por cuanto la declaratoria establece un privilegio que hemos calificado de supermarca, es obvio que lo menos que ese privilegio puede comportar, es el derecho a su registro. Pero ¿qué sucede cuando una marca similar se halla previamente registrada, digamos desde años atrás? En otras palabras, ¿podrá desplazar a una marca ya registrada que ha observado los requisitos de registro? ¿Hasta dónde llega el poder de la supermarca?

Por un lado, el titular registrado pretende tener un derecho subjetivo adquirido en base al cual ha hecho inversiones, etc.; por el otro, el titular de la notoriedad invoca, ya sea la mala fe del titular registrado por haber conocido la marca antes de su solicitud, ya sea que quien efectivamente acreditó la marca es él y no otro, y debe cosechar los frutos. Este último caso es llamado "confusión invertida" (reverse confusion; véase "Teoría General...", p.84).

El remedio ortodoxo para tal situación consiste en invocar la disposición legal sobre marca notoria, conforme al Art.108 de la Decisión 344 y solicitar la cancelación del registro local anterior por mala fe tal como se indicó. La administración tiene la facultad de considerar la solicitud y las pruebas correspondientes.

Obligación de uso y cancelación del registro

Una situación un tanto paradójica se presenta al solicitar la cancelación de un registro marcario de marca notoria alegándose no uso durante un período superior a tres años consecutivos precedentes a la solicitud. Si notoriedad significa por lo menos publicidad, y que la marca, por así decirlo, "está en el aire", ¿cómo puede decidirse su cancelación?

La situación presentada por la cancelación del registro de la marca VICK (ver más abajo) plantea la obligación de uso de la marca notoria a fin de mantener su notoriedad. Desde el momento en que la notoriedad no requiere por ley ser territorial, sino que es internacional, incluso en los lugares más escondidos ("recónditos" es la expresión en la sentencia venezolana NINTENDO), no es lógico requerir el uso nacional. La notoriedad es, pues, notoriedad puramente, y pasa por encima del requisito de uso, de modo que el principio de la cancelación por no uso no puede lógicamente operar contra él.

Sabemos que el uso es en primer lugar la venta del producto, en segundo lugar su disponibilidad en el mercado aunque no existan ventas, y en tercer lugar la "promoción" de la marca en los términos del TRIPS, sin que se diga si dicha promoción debe tener lugar a escala local o si puede ser extranjera, ni la cantidad correspondiente. La falta de uso, si fuere el caso, sólo podrá ser excusada por "motivo justificado", conforme al mismo artículo 108 de la Decisión 344.

¿Qué es una marca? Es la publicidad que se le da, de la cual resulta una adición del consumidor cuando la calidad es aceptable. En estas condiciones, ¿cómo puede aceptarse la cancelación de un registro de marca notoria si la notoriedad "está en el aire", es decir que el universo de consumidores potenciales conocen la marca y reaccionan a ella al ser nombrada? El caso de la marca VICK (Boletín 396 del 24.11.95, vol.3, p.259) plantea en este sentido una cuestión de fondo e incluso de principio.

¿Retroactividad de las cancelaciones?

Cuando el artículo 108, último párrafo, de la Decision 344 se refiere a "una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro", surge de inmediato la posibilidad de que se trate de un efecto retroactivo de la ley expresamente prohibido por el artículo 44 de la Constitución.

La expresión "de acuerdo con la legislación vigente" no precisa si se trata de una legislación histórica o de la legislación vigente al momento en que se legisló la Decisión 344, o vigente al tiempo de la solicitud de cancelación. La diferencia es crucial. Pero introducir una distinción donde la legislación no la ha introducido significa hacer una nueva ley sin seguir las formalidades obligatorias. Por lo tanto la distinción no es procedente en derecho.

Ya existe un precedente judicial venezolano, lamentable por su superficialidad y nulo en derecho por no haber respetado la obligación de consulta prejudicial andina, en que la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo, de la cual no existía apelación, ordenó con fecha 14 de agosto de 1997 un amparo constitucional contra la resolución del Registrador de la Propiedad Industrial que declaró "notoria" la célebre marca U.GUCCI y en consecuencia anuló el registro de la misma obtenido en Venezuela por Cesare Farina para distinguir calzado y un nombre comercial.

Desde luego que esta orden de amparo en ningún caso puede ser tomada por su valor aparente por adolecer de los insalvables defectos citados. Pero es preciso citarla para poder ir al fondo del problema de la retroactividad posible. En esto tenemos un precedente de un peso sustancialmente superior en la sentencia BELMONT del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito, Ecuador, fechado el 20 de junio de 1977. En este caso, se trataba de una posible retroactividad en el caso igual y paralelo de la cancelación por no uso de una marca registrada, caso que examinaremos a continuación.

El argumento parece reforzarse teniendo en cuenta que la posibilidad de actuar del interesado no está sujeta a plazo alguno, es decir que la acción es considerada de interés público y general. El límite de cinco años para declarar la "inatacabilidad" de un registro es, como se ha dicho antes, un límite inferior, quedando cada país miembro en libertad de prever un plazo superior o ningún plazo, como es el caso de la Comunidad Andina.

Interpretación de la norma comunitaria andina

Desde el momento en que la marca notoria es una institución tomada de la CUP y de la Decisión 344 que desde el punto de vista formal la reglamenta, se trata de una norma comunitaria, y no nacional, que debe ser interpretada conforme a las reglas pautadas en el Tratado de constitución del tribunal regional correspondiente. La obligación del juez nacional de consultar la interpretación cuando se trata de una instancia contra la cual no haya apelación, está consagrada en el artículo 29 del Tratado, que a la letra establece:

"Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

"Si la sentencia no fuera susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente".

Aunque en este punto particular no existe una sentencia expresa del tribunal comunitario, existe sin embargo este caso paralelo y equivalente que vamos a examinar a continuación:

La disposición correspondiente se halla contenida en el mismo artículo 108 de la Decisión 344, que en este punto establece:

"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación".

La parte demandada había alegado en su defensa que la acción por cancelación no podía ser incoada antes de transcurridos tres años de la vigencia de la disposición legal indicada, a defecto de lo cual existiría retroactividad. La pregunta consiste en decir si resulta legalmente imposible incoar la acción antes de transcurridos dichos tres años. El tribunal decidió, a mi juicio correctamente, que de no aplicarse la ley desde el momento de su vigencia, se estaría incumpliendo la misma. El principio de "aplicación inmediata de la ley" exige que desde el momento en que la ley existe, debe ser cumplida. Con ello el Tribunal distinguió el derecho y su forma de cómputo.

Esta decisión judicial es fundamental porque la única competencia para interpretar el sentido y alcance de la norma comunitaria corresponde a dicho tribunal. La competencia le ha sido expresamente delegada por la Ley Aprobatoria de la Ley constitutiva del Tribunal de fecha 7 de julio de 1983 (Gaceta Oficial 3216 Extraordinaria), según estudiado en mi artículo "Estudio de la sentencia andina BELMONT".

Dado este precedente, está claro que 1) la cuestión de posible retroactividad ha debido ser referida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 2) dado el precedente citado, que el tribunal debería decidir en consecuencia, para ser coherente con la sentencia anterior, que al no existir reserva legal expresa, la ley debe ser aplicada desde el momento de su vigencia en los mismos términos en que está escrita, distinguiendo retroactividad y sistema de cómputo.

Evidentemente, los tratados internacionales se hallan supeditados a la Constitución, el texto de cuyo artículo 8 es el siguiente:

"En los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado, los jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo, en cuanto a los puntos en cuestión; en defecto de tales tratados, aplicarán lo que sobre la materia dispongan las leyes de la República o lo que se desprende de la mente de la legislación patria; y en último lugar se regirán por los principios de dicho Derecho aceptados generalmente".

Pero en vista del principio constitucional de delegación, la competencia para juzgar de la norma no puede ser arrogada por un juez de instancia ni superior, ni siquiera bajo la figura de un control difuso de la Constitución que haga suspender la aplicación de la norma.

Información pública

El artículo 85 de la Decisión 344 establece que las oficinas nacionales de registro establecerán un "sistema adecuado de notificación e información" con el fin de "facilitar la protección de las marcas notorias". Es obvio que la información pública aumentaría en primer lugar la seguridad jurídica de quien solicita una marca y economizaría una parte importante de la actividad de las oficinas de registro al resultar inoperante pedir un registro cuando la marca es notoria. Al mismo tiempo, desanimará la llamada "piratería" marcaria por crear un obstáculo legal adicional.

Desafortunadamente, dicha información no está aún disponible en la administración pública, pero pienso que un simple inventario de las decisiones respectivas que hayan quedado firmes no debe presentar ninguna dificultad. En el registro informal correspondiente se irán inscribiendo todas las nuevas decisiones.

La notoriedad compartida

En la práctica, las situaciones no son tan simples como he deseado presentarlas en aras de hacer una síntesis. Existen casos en que la misma marca ha sido acreditada y se ha tornado notoria en dos países distintos a nombre de dos titulares distintos. Cuando dichos titulares desean un registro nacional, ¿cuál de los dos prevalecerá?

En ausencia de disposiciones precisas que permitan responder en forma segura, es necesario remontarse a los principios generales.

La situación es más tolerable cuando la misma marca es usada en dos clases distintas por dos titulares distintos, por no presentar teóricamente incompatibilidad en relación con el principio: una marca - una clase. Pero si las dos marcas distinguen bienes de la misma clase, el registro tendrá que inclinarse, ante la necesidad de excluir una de las dos, y será inclinándose por la que ostenta un mejor derecho de cualquier naturaleza sobre la otra. La antigüedad es uno de esos elementos, y acreditándose, daría preferencia a quien presente el registro más antiguo.

No puede afirmarse por lo tanto que la simple existencia de notoriedad -di-gamos en cualquier país del mundo- da automáticamente derecho a un registro marcario en el país. Pero una situación en la cual ambos titulares presenten una igualdad absoluta de factores, no permitiendo una preferencia legal, es puramente teórica y no tiene interés práctico alguno.

Precedentes administrativos venezolanos

No es posible, ni siquiera útil, hacer una resención de las resoluciones administrativas venezolanas declarando la notoriedad de marcas. Entre otras, pueden de todos modos citarse las siguientes: BULGARI, GIORGIO ARMANI, GUCCI, BENETTON, COLORS OF BENETTON, FENDI, GIAMFRANCO FERRÉ, STEFANEL, SISLEY, AUDI FIORUCCI, LANCETTI, SANAPLAST, REPLAY, SWATCH, MOZART, SLICK 50, QMS COLOR SCRIPT, ADOBE POST SCRIPT, VUARNET, SERIES C, YOGEN FRÜZ, THYSSEN.

Pero puedo citar unos ejemplos representativos que ilustran suficientemente su tratamiento oficial un tanto oscilante:

KLÖCKNER-MOELLER. La administración había rechazado el registro de esta marca alemana, y el rechazo fue apelado con base en un alegato de notoriedad. La apelación fue decidida, sin embargo, contra el apelante (Boletín 389 del 20 de febrero de 1995). En su Resolución, la administración estableció que, aunque la marca en cuestión es claramente una marca notoria, el registro local de la misma marca por parte de un tercero no autorizado, había alcanzado a su vez notoriedad en Venezuela. Esto podría resultar en una confusión, por lo cual fue rechazada la solicitud alemana.

BULGARI. Se trata en este caso de la notoriedad particular de un nombre patronímico. La administración atribuyó el registro correspondiente, frente a otros pretendientes con el mismo nombre patronímico, específicamente al creador italiano de la celebridad en joyería "en vista de la antigüedad de su explotación, aparte del hecho de que la marca BULGARI es una marca mundialmente célebre" (Boletín 393 del 11 de agosto de 1995). Con ello queda establecido que la mera existencia de un patronímico no da automáticamente derecho al registro, sino que tiene preferencia aquel que efectivamente acreditó el bien dándolo a conocer.

VICK. La administración declaró cancelado el registro de la célebre marca farmacéutica VICK sobre la base de una declaratoria de no uso (Boletín 396 del 24 de noviembre de 1995). La situación creada por esta decisión implica una disyuntiva entre la existencia de notoriedad y la obligación de uso. Se observa la oscilación entre ambos extremos.

O-I. En el presente caso, la administración había concedido el registro de una solicitud de la marca OWENS ILLINOIS para botones y quincallería, y de oficio, es decir sin mediar objeción ni oposición de parte interesada, resolvió (Boletín 382 del 10 de junio de 1994, Tomo II) anular dicho registro, no sólo por estar registrada la marca, sino además porque ello va "aunado a que la marca OWENS ILLINOIS es ampliamente conocida... adquiriendo la fama y el renombre necesarios para ser protegidos con independencia de los productos que distingue, protección que se le confiere con el objeto de impedir que los consumidores puedan ser inducidos a error... o que la procedencia y cualidad de los productos son las mismas".

La confusa redacción no permite determinar que se trata de una declaratoria formal de notoriedad, no tengo duda de que su espíritu fue éste. En efecto, la notoriedad no era una institución legal para le fecha de la Resolución, de manera que la administración se apoyó en la confusión de la marca notoria con la marca engañosa al citar los artículos correspondientes de la ley de 1955. Al declarar que la empresa de los EUA califica para una protección con independencia de los productos que distingue, está definiendo la supermarca sin nombrarla. La administración fue pues mucho más allá de la simple anticipación en el registro, excursión que no era estrictamente necesaria para anular el registro anterior, e invadió el terreno de la notoriedad, con la particularidad de haberlo hecho de oficio incluso antes de haberse aplicado en Venezuela la CUP.

PROALCA. Contra una solicitud local de registro fue formulada oposición, y la administración (Boletín 406, Tomo III del 31 de octubre de 1996) declaró que la marca del primer solicitante "es muy conocida en el mercado a nivel nacional pero no llena el requisito... de calificación de una marca notoria". La situación planteada por esta Resolución es de implicar el requerimiento de pruebas y además una cuantificación del conocimiento de la marca a fin de calificar como notoria. Sin embargo, la administración no precisó dichos criterios.

GAP. Una empresa de los EUA solicitó la cancelación de una marca registrada por tercero no autorizado en 1982 para indumentaria. La solicitud de cancelación fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344 y la administración la rechazó alegando que su aceptación incurriría en retroactividad (Boletín 407, Tomo IV, p.37 del 3 de enero de 1997). Con ello la administración no tomó en cuenta que se trata de una norma comunitaria andina cuya interpretación no puede ser decidida por el Derecho Interno. Añadió además, en forma sorprendente, que la notoriedad no había sido siquiera probada en Venezuela, con lo cual contradice la ley y la sentencia NINTENDO.

U. GUCCI. En el presente caso, la administración toma en cuenta la Decisión andina 344, y resuelve (Boletín 410, Tomo I del 18 de abril de 1997) anular a petición de parte el registro anterior de Cesare Farina. La administración toma en cuenta que la marca GUCCI "ya gozaba de reconocida notoriedad, prestigio y fama a nivel mundial" al momento en que la marca fue solicitada localmente por Farina; que "constituye el apellido de una familia italiana, de la cual muchos de sus miembros son afamados diseñadores y empresarios"; que la marca es un "símbolo" de prestigio adquirida por personalidades públicas; y finalmente que el titular local "consigue inducir a error al público consumidor, haciéndole creer que es un producto de origen italiano, o que ese producto está licenciado por la firma" original.

La originalidad del presente caso consiste en que la administración, aunque no ha expresamente retrotraído la eficacia del de la notoriedad a una fecha anterior a la de la vigencia de la Decisión 344, por lo menos le ha aplicado el "sustituto" de la marca engañosa. Aunque la confusión de los dos conceptos es un error técnico, el efecto legal viene a ser el mismo porque la administración usa su poder de revisar sus propios actos con objeto de salvaguardar la fe pública.

CUCHI. Une solicitud de cancelación de registro alegando preexistencia de un registro similar fue rechazado por la administración. Para ello, la administración opinó que la diferencia de etiquetas era significativa pese a referirse a los mismos bienes (Boletín 416, Tomo II del 31 de octubre de 1997). Fue reconocida la mala fe del titular original del registro y en consecuencia el registro fue anulado. Sin embargo, la administración no se refirió a la declaratoria de la marca notoria GUCCI, sin duda confundible con su transliteración española CUCHI para cancelar su registro.

MOZART. El interés de este caso es el de la coexistencia de notoriedad en una misma marca de titulares distintos. Una solicitud local de registro de esta marca para chocolates tuvo tres oposiciones. En su Resolución (Boletín 397, Tomo III del 5 de enero de 1996), la administración observó que, además de tratarse de un patronímico diferente al del solicitante y de que la marca se hallaba previamente registrada, la existencia de dos marcas idénticas, ambas notorias y de titulares diferentes. La administración no decidió este último punto en vista de la existencia de un registro anterior. Con ello deja en el aire la cuestión importante de decidir quién tiene título preferencial al registro nacional cuando los dos pretendientes ostentan notoriedad en el extranjero.

GRAFFITI. La administración en este caso particular (Boletín 402, Tomo II del 28 de junio de 1996) se pronunció sobre la solicitud de registro de la marca CROMO GRAFFITI a la cual hizo oposición el titular de la marca registrada, pero no declarada notoria, GRAFFITI, ambas pertenecientes a clases análogas. Pese a ciertos errores en las definiciones y motivación de la Resolución oficial, se lee la declaración sorprendente siguiente: "Esta Oficina no considera necesario las pruebas para determinar la notoriedad de la marca GRAFFITI, ya que ésta lo es". La originalidad de la Resolución está precisamente en esta manera cursiva de determinar una notoriedad. Aunque es verdad que quien puede lo más puede lo menos, y que la administración puede de oficio declararla, no deja de sorprender que de pasada sea declarada sin constituirse un expediente con sus pruebas con base en un simple alegato, por más que de hecho la marca pueda ser conocida, es decir sea un hecho notorio.

Precedentes administrativos colombianos

NÁUTICA. La administración declaró la notoriedad de esta marca (Resolución 00777 del 25 de enero de 1955) conforme a los comentarios arriba indicados.

BENETTON. En este caso, y contra un registro no autorizado de la marca por parte de un tercero, la administración (Resolución 1493 del 4 de setiembre de 1992) resolvió que "La notoriedad de una marca no debe confundirse con el hecho notorio, circunstancia por la cual quien afirme que una marca tiene el carácter de notoria no queda liberado de la carga de la prueba. Dicho en otros términos, la notoriedad de una marca no queda comprendida dentro del aforismo según lo cual lo notorio no requiere prueba". Y añade: "Lo anterior no significa que no sea necesario el registro de la marca notoria para obtener los privilegios que el mismo concede", es decir que la marca notoria no implica en sí un derecho de exclusión de los terceros, sino que su carácter es esencialmente defensivo.

CASTALIA. Ante la solicitud de registro de la marca CASTALIA para cosméticos presentada por una empresa alemana, una empresa colombiana titular de un registro idéntico para bebidas hizo observaciones y presentó oposición. La División de Signos Distintivos de la administración (Resolución 30212 del 10 de diciembre de 1993) decidió el rechazo de la solicitud alemana por cuanto "gracias a diversas campañas de publicidad y a su condición de refresco de consumo diario, repetido y de fácil acceso para el consumidor, ha logrado una amplia difusión entre el público consumidor, elementos necesarios para calificar como notoria esta marca".

En apelación (Resolución 2404 del 3 de noviembre de 1994) la decisión fue revocada por considerarse que "en el expediente no obra medio probatorio alguno que acredite la notoriedad de la marca opositora", es decir que la notoriedad tuvo un carácter transitorio cuya prueba, aparentemente, debe ser renovada por lo menos al ser invocada en una oportunidad futura.

Precedentes judiciales venezolanos

GALLERIES LAFAYETTE. Contra la solicitud de registro de la entonces llamada denominación comercial (hoy nombre comercial) GALERIAS LAFAYETTE, la sociedad francesa formuló oposición, declarada con lugar incluso en apelación administrativa. Subido el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ésta con fecha 10 de marzo de 1993 ratificó las decisiones anteriores rechazando la solicitud local. Pero la originalidad de esta sentencia está en la confusión conceptual de marca engañosa y de marca notoria. La Corte empieza por desviar la discusión sobre el derecho de un nacional a registrar, sin autorización de su titular, una marca extranjera y concluye que no, lo cual entra en contradicción con la célebre sentencia FIORUCCI de la Corte Superior Primera en lo Contencioso-Administrativo.

Pero apartando este desconcierto, la Corte sentencia, al no existir la institución legal de la marca notoria para la fecha del diferendo, que: "Estas normas obviamente no rigen el caso de autos por haber entrado en vigencia con posterioridad a los hechos que motivaron al caso que nos ocupa, pero son orientadoras de las tendencias legislativas en la materia". Este "pero" es fatal porque la Corte se halla en el dilema de hacer cumplir una ley existente o no aplicar una ley inexistente. Sin embargo deriva "notoriedad" de "engaño", y aplica la notoriedad inexistente, sin considerar aspectos de territorialidad al no estar vigente la CUP.

En este caso es la naturaleza misma del recurso que estuvo errada, puesto que se trataba propiamente del alegato de un simple mejor derecho en los términos de ley. La Corte no parece haberlo notado, y escogió la asociación de engañoso y notorio en ausencia de pruebas.

NINTENDO. Con ocasión de una solicitud local de registro de la marca NINTENDO hicieron oposición una empresa japonesa y otros de los EUA alegando que la marca solicitada prestaba a engaño (conforme a la ley vigente para la época) "por tratarse de una marca notoria". La solicitud fue rechaza por la administración y más tarde la Corte Suprema, por sentencia del 3 de agosto de 1995, desvía el objeto del litigio para concentrarse en un estudio de la marca notoria. Concluye afirmando que "la marca NINTENDO es una marca notoria... prohibida" por la disposición sobre marca engañosa.

En este caso, la Corte lee erradamente la oposición y se concentra en la marca notoria sin limitación de territorialidad. "Se entiende por una marca notoriamente conocida la que trasciende las fronteras de los países en que originalmente fuera utilizada, para extenderse a los más recónditos del mundo. Igualmente... identifica su origen industrial, es decir la empresa". Y añade: "En igual sentido las marcas notorias son calificadas por la alta calidad de los productos a los cuales se destinan...". También se refiere a la "protección de los consumidores".

Como puede observarse, la Corte no puede distinguir entre lo ilegal y no ilícito, ni entre marca ordinaria y supermarca y entra en aspectos de calidad. Pero al desviar el alegato correcto del "mejor derecho" de los opositores, la Corte da por supuesta la existencia del mismo sin entrar a discutirla, concluyendo que la marca NINTENDO es notoria pero sin atribuir la notoriedad a quien la ha producido, con lo cual se trata de una notoriedad sin titular definido y, como quien dice, "en el aire".

Precedentes judiciales comunitarios

VOLVO. La consulta prejudicial comunitaria andina en este caso se refiere a la solicitud de registro de la marca sueca VOLVO para vehículos automotores en Colombia. La solicitud fue opuesta con éxito administrativo por la marca colombiana VOLMO. Aunque apoyada en la entonces vigente Decisión andina 85, el tribunal entra en diversas consideraciones referentes a la calificacion de la marca notoria (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial andina, Año V, número 28, del 15 de febrero de 1988).

Confundiendo inicialmente marca notoria y "prestigio, buena fama o goodwill" en lugar de limitarse a ser simplemente conocida, la marca notoria es posteriormente definida, correctamente, como "la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores...". El tribunal añade: "A diferencia de ella (la marca notoria), la marca ‘renombrada’ debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente". La distinción es no sólo legalmente inútil, si no impertinente, sino que además está desprovista de toda consecuencia. Otra sería la situación si el tribunal hubiese atribuído a lo que llama marca "renombrada" una protección superior a la de la marca notoria comunitaria. Pero no lo hizo ni podía hacerlo. La distinción, no prevista por el legislador, debe por lo tanto ser criticada.

Conclusión

De lo anterior pueden establecerse ciertas conclusiones:

a) debe distinguirse la marca notoria en el sentido de la CUP de la supermarca en el sentido andino;

b) la notoriedad de una marca requiere de la constitución de un expediente contentivo de pruebas cuyo valor queda a juicio de la administración;

c) que la notoriedad representa una situación de hecho y, como tal, requiere de prueba al momento de ser invocada en un procedimiento formal;

d) que la "retroactividad" en los casos de anulación de un registro cuya solicitud fue presentada bajo una ley anterior, debe en primer lugar consultarse con el Tribunal Andino de Justicia, y en segundo lugar que el no aplicar la disposición equivaldría a no acatar la ley;

e) que la asimilación de la marca engañosa a la marca notoria es un error conceptual, sin perjuicio de que una marca presentada cuando la misma marca ha sido ya acreditada por otro, pueda resultar engañosa.

(*)     D.D. y D. Fil. Universidades Central de Venezuela y de París
Profesor de D. inv. de las Universidades René Descartes (París V)
y Robert Schuman (CEIPI) de Estrasburgo
Profesor de postgrado de la Universidad de Los Andes

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